BGH, Urteil vom 30.04.2009, Az. I ZR 42/07
§§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5; § 23 Nr. 2 MarkenG; §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b und Nr. 10 UWG
Der BGH hat entschieden, dass die Deutsche Börse AG einem Drittunternehmen, wie der Commerzbank AG, nicht verbieten darf, einen mit der Marke DAX bezeichneten Aktienindex als Bezugsgröße zu nennen, wenn das Drittunternehmen es vermeidet, eine Markeninhaberschaft an der Marke DAX oder Handelsbeziehungen zu der Inhaberin der Marke DAX zu suggerieren. Dementsprechend wurde der Commerzbank AG im Gegenzug verboten, auf den sog. DivDAX bezogene Optionsscheine in einem Verkaufsprospekt als „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“ zu bezeichnen.
Hierin sei eine markenmäßige Benutzung der geschützten Bezeichnung zu sehen, weil eine Marke im Rahmen einer Produktbezeichnung benutzt worden sei und hierdurch eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke eingetreten sei, gegen die der Markeninhaber geschützt sei (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 91; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 108 f.). Weiterhin bestehe eine Verwechselungsgefahr zwischen der Klagemarke DivDAX der Beklagten und der angegriffenen Bezeichnung „Unlimited DivDAX® Indexzertifikat“. Es bestehe die Gefahr, der Verkehr werde von einer gemeinsamen Verantwortung der Parteien für die Emission des derart bezeichneten Wertpapiers ausgehen.