BGH, Urteil vom 28.05.2013, Az. X ZR 21/12
§ 117 PatG; § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO
Der BGH hat entschieden, dass ein neues Vorbringen eines Nichtigkeitsklägers (Patentsache) in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist, wenn die Vorinstanz zuvor einen Hinweis erteilt hat, dass der Argumentation in einem bestimmten Punkt gefolgt wird. Weiche die Berufungsinstanz von dieser Wertung ab, sei neues Vorbringen des Klägers zulässig, da er in der Vorinstanz nach dem Hinweis keine Veranlassung gehabt habe, weiter vorzutragen. Zitat:
„3.
Das neue Vorbringen der Klägerin in der Berufungsinstanz führt nicht zu einer ihr günstigeren Beurteilung.
a)
Dieses Vorbringen ist allerdings nach § 117 PatG und § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zu berücksichtigen, obwohl es, wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, neu ist.
aa)
Mit ihrem auf drei Konstruktionszeichnungen (LS16 bis LS18 mit farbigen Hervorhebungen in LS19 und LS20) gestützten Vortrag zu einer offenkundigen Vorbenutzung durch ein später von ihr übernommenes Unternehmen im Jahr 1969 in den USA und in Mexiko und mit ihrem Vorbringen zu den ergänzend vorgelegten US-Patentschriften 4 706 484 (LS21) und 3 212 314 (LS22) macht die Klägerin geltend, die Kombination der Merkmale 2 a und 2 b [6 und 7] sei im Stand der Technik bekannt gewesen. Insbesondere trägt sie vor, die aus diesen Entgegenhaltungen ersichtlichen Walzgerüste wiesen eine direkte Verbindung zwischen den Führungsarmaturen und den Walzensätzen auf, wie sie nach Auffassung des Patentgerichts zur Verwirklichung von Merkmal 2 a [6] erforderlich ist.
bb)
In erster Instanz hatte die Klägerin keinen Anlass, zu diesem Punkt näher vorzutragen.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitskläger grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen. Vielmehr dient der Hinweis, den das Patentgericht nach § 83 Abs. 1 PatG gibt, auch dazu, die sich aus der Klagebegründung ergebende Fokussierung der Argumentation entweder als nach der vorläufigen Sicht des Patentgerichts sachgerecht zu bestätigen oder aber als nicht angemessen oder jedenfalls nicht zulänglich aufzuzeigen. Lässt das Patentgericht in seinem Hinweis erkennen, dass es die Argumentation des Klägers in einem bestimmten Punkt für zutreffend erachtet, hat der Kläger in der Regel keine Veranlassung, zu diesem Punkt weitere Angriffsmittel vorzutragen (BGH, Urteil vom 28. August 2012 – X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 – Fahrzeugwechselstromgenerator).
Im Streitfall hat das Patentgericht in seinem Hinweis zwar mitgeteilt, dass es das Klagevorbringen als nicht ausreichend ansieht. Es hat dies jedoch damit begründet, bei den als am nächsten liegend zu erachtenden Entgegenhaltungen D1 und D2 seien die Merkmale 2 b, 1 c und 1 a [7, 5 und 2] nicht verwirklicht. Zu Merkmal 2 a [6] hat es hingegen ausgeführt, dieses erschließe sich aus D2. Dass dieses Merkmal möglicherweise eine direkte Verbindung zwischen den Führungsarmaturen und den Walzensätzen erfordern und deshalb auch in D2 nicht offenbart sein könnte, ergibt aus dem Hinweis nicht. Angesichts dessen hatte die Klägerin keinen Anlass, zusätzliche Entgegenhaltungen vorzulegen, in denen dieses Merkmal offenbart ist. Ihr innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung eingegangenes ergänzendes Vorbringen ist deshalb zu berücksichtigen.“