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LG Köln: Aus dem Unternehmen bereits ausgeschiedener Mitarbeiter haftet für Markenverstöße des Unternehmens, wenn diese unter einer noch auf ihn registrierten Domain erfolgen

veröffentlicht am 23. Dezember 2013

Rechtsanwältin Katrin ReinhardtLG Köln, Urteil vom 24.10.2013, Az. 31 O 212/13
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG, § 25 Abs. 2 MarkenG, § 26 MarkenG, § 670 BGB, § 677 BGB, § 683 S. 1 BGB

Das LG Köln hat entschieden, dass der bereits ausgeschiedene Mitarbeiter eines Unternehmens, der eine Domain für das Unternehmen unter seinem Namen registriert hat, für Markenverletzungen, die unter der fraglichen Domain begangen werden, haftet. Zum Volltext der Entscheidung:


Landgericht Köln

Urteil

In dem Rechtsstreit

hat die 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln aufgrund mündlicher Verhandlung vom 19.09.2013 durch … für Recht erkannt:

I.
Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft im Fall der Erstbeklagten an einem ihrer Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Öfen und Feuerstellen, insbesondere aus Ton, die Bezeichnung

„Aztekenofen“

zu benutzen, insbesondere diese Bezeichnung auf derartigen Waren oder ihrer Verpackung oder Aufmachung anzubringen, derartige Waren unter dieser Bezeichnung zu bewerben oder anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dieser Bezeichnung derartige Waren zu importieren oder zu exportieren sowie diese Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung für derartige Waren zu verwenden, insbesondere wenn dies wie nachstehend eingeblendet erfolgt

II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner der Klägerin allen Schaden zu ersetzen haben, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist und/oder zukünftig noch entstehen wird;

III.
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin schriftlich Auskunft zu erteilen über Herkunft und Vertriebsweg der gemäß Ziffer I. widerrechtlich gekennzeichneten Produkte, und zwar unter Angaben zu

a.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Waren bestimmt waren; sowie

b.
den Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Produkte sowie den dafür bezahlten Preisen; sowie

c.
den Umsätzen, die mit Handlungen gemäß Ziffer I. erzielt wurden;

sowie der Klägerin schriftlich Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über Umfang und Art der getätigten Werbung für gemäß Ziffer I. des Antrages widerrechtlich gekennzeichnete oder beworbene Öfen und Feuerstellen, insbesondere aus Ton, gegebenenfalls Auflagenhöhe von Werbeprospekten und im Fall der Internetwerbung die Anzahl der getätigten Aufrufe der betreffenden Website („Klicks“);

IV.
Die Beklagten werden verurteilt, sämtliche bereits an gewerbliche Abnehmer ausgelieferten, gemäß Ziffer I. widerrechtlich gekennzeichneten Produkte unverzüglich zurückzurufen;

V.
Die Beklagten werden verurteilt, alle in ihrem Besitz und / oder Eigentum vorhandenen, gemäß Ziffer I. widerrechtlich gekennzeichneten Produkte auf eigene Kosten zu vernichten; sowie insbesondere auch die in ihrem Besitz oder Eigentum vorhandenen Produktverpackungen, Prospekte, Kataloge, Geschäftspapiere und sonstigen Werbemittel, die die widerrechtliche Bezeichnung „Aztekenofen“ vernichten und die Vernichtung durch geeignete Belege nachzuweisen;

Vl.
Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 1.379,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 23.06.2013 zu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

VII.
Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten auferlegt.

VII.
Das Urteil ist im Hinblick auf den Tenor zu Ziffer I. in Höhe von 50.000,00 EUR und den Tenor zu Ziffern III., IV. und V. jeweils in Höhe von 2.500,00 EUR, im Übrigen in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages, vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Parteien handeln mit Gartendekoration und Gartenmobiliar, unter anderem auch mit Feuerstellen und Öfen für den Außenbereich.

Die Beklagte zu 1) vertreibt auf der Webseite … .de Öfen aus Ton unter der Bezeichnung „Azteken“, wie es aus den Einblendungen im Tenor ersichtlich wird. Domaininhaber ist der Beklagte zu 2), der Geschäftsführer einer mit der Beklagten zu 1) verschmolzenen Vorgängergesellschaft war.

Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke DE 30134721 „Azteken“ mit Priorität vom 06.06.2001, die für die Waren der Klassen 11, 35 und 40, darunter insbesondere „Heizungsanlagen“ sowie „Werbung für Öfen ausländischer, besonders mexikanischer Herkunft“ Schutz beansprucht. Darüber hinaus ist sie Inhaberin der Wortmarke DE 302009045720 „Azteken“ mit Priorität vom 31.07.2009, die für die Klassen 11, 35 und 42, darunter auch „Öfen“, Schutz beansprucht. Wegen der Einzelheiten wird auf die Markenunterlagen Anlage K 9, BI. 87 ff. d. A., verwiesen.

Nach erfolgloser Abmahnung erwirkte die Klägerin mit Antrag vom 27.03.2013 bei der Kammer eine einstweilige Verfügung (Az.: 31 0 122/13), mit der den Beklagten unter Bezugnahme auf die konkrete Form untersagt wurde, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „Aztekenofen“ im Singular oder Plural zur Kennzeichnung von Öfen und Feuerstellen aus Ton zu benutzen. Zwischenzeitlich wurde die Verwendung der Bezeichnung von den Beklagten eingestellt. Die Klägerin behauptet, sie habe die Produktbezeichnung „Aztekenofen“ Mitte der 90er Jahre entwickelt und nutze sie seitdem unter erheblichen Werbeaufwendungen im Markt. Sie ist der Ansicht, die Beklagten verletzten mit der Verwendung dieses Zeichens ihre Rechte aus der Marke DE 30134721 von 2001, hilfsweise ihre Rechte aus der Marke DE 302009045720 von 2009. Von einer rein beschreibenden Benutzung sei vorliegend nicht auszugehen, da sich ihre „Azteken“-Marken nicht an geläufigen Gattungsbegriffen für Öfen der vorliegenden Art orientierten.

Ursprünglich hat die Klägerin ihre Ansprüche auf Auskunft und Vernichtung nur auf die mit dem Zeichen gekennzeichneten Produkte bezogen, mit Schriftsatz vom 09.08.2013 hat sie diese auf die getätigte Werbung erweitert. Eine zunächst erhobene negative Feststellungsklage im Hinblick auf einen vor dem Landgericht Düsseldorf (Az.: 2a 85/13) anhängigen Zahlungsanspruch der Beklagten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen die Abmahnung der Klägerin hat sie zurückgenommen.

Nunmehr beantragt die Klägerin,

I. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft im Fall der Erstbeklagten an einem ihrer Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Ofen und Feuerstellen, insbesondere aus Ton, die Bezeichnung

„Azteken“

zu benutzen, insbesondere diese Bezeichnung auf derartigen Waren oder ihrer Verpackung oder Aufmachung anzubringen, derartige Waren unter dieser Bezeichnung zu bewerben oder anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dieser Bezeichnung derartige Waren zu importieren oder zu exportieren sowie diese Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung für derartige Waren zu verwenden, insbesondere wenn dies wie im Tenor eingeblendet erfolgt;

II. – V. wie erkannt;

VI. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie 1.589,00 EUR nebst Verzugszinsen hieraus seit Klageerhebung bei einem Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen.

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.

Sie sind der Ansicht, eine kennzeichenmäßige Verwendung des Zeichens sei zu verneinen,da es sich bei dem Begriff „Aztekenofen“ um eine beschreibende Angabe für einen Ofentyp handele. Eine geltungserhaltende Verwendung der geschützten Zeichen liege nicht vor, so dass die Einrede der mangelnden Benutzung begründet sei. Jedenfalls sei der Beklagte zu 2) nicht haftbar. Er sei kein Mitarbeiter der Beklagten zu 1).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

Entscheidungsgründe

A.
Die Klage ist zulässig. Die Erweiterung mit Schriftsatz vom 09.08.2013 stellt eine nach § 264 Nr. 2 ZPO von Gesetzes wegen zulässige Änderung des Klageantrags dar.

B.
Die Klage ist auch ganz überwiegend begründet.

I.
Der Klägerin steht, gestützt auf ihre WortmarkeDE 30134721 „Azteken“ von 2001, ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu, da die Beklagten im geschäftlichen Verkehr zur Bewerbung ihrer Produkte ein verwechslungsfähiges Zeichen für identische Waren, nämlich Tonöfen für den Außenbereich, verwendet haben.

1.
Die Einstandspflicht der Beklagten zu 1) für die Inhalte der Webseite ist unstreitig. Die Haftung des Beklagten zu 2) folgt aus dem Gesichtspunkt der Mittäterschaft. Denn nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien ist der Beklagte zu 2) Domaininhaber und damit für die auf der Domain veröffentlichten Inhalte faktisch und rechtlich verantwortlich. Dass er der Domain verlustig gegangen wäre, hat er nicht vorgetragen. Ob er noch Mitarbeiter der Beklagten zu 1) ist, wie mit nachgelassenem Schriftsatz vom 04.10.2013 in Abweichung zum bisherigen Vortrag erstmals in Abrede gestellt, ist ohne Relevanz.

Aufgrund der Höchstpersönlichkeit der Unterlassungsverpflichtung scheidet die beantragte gesamtschuldnerische Haftung der Beklagten jedoch ersichtlich aus.

2.
Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf die Nichtbenutzungseinrede gemäß §§ 25 Abs. 2, 26 MarkenG berufen. Denn der umfassenden Benutzung der Bezeichnung „Aztenekofen“ durch die Klägerin sind die Beklagten nicht entgegengetreten. Abweichend von ihrer Auffassung genügten die vorgetragenen Benutzungshandlungen auch zur Rechtserhaltung, da der geschützten Wortmarke nur der beschreibende Begriff „Ofen“ hinzugefügt wurde, diesem jedoch der Verkehr keine eigene kennzeichnende Wirkung beimessen wird (BGH GRUR 2009, 772, 775 – Augsburger Puppenkiste). Insoweit wird der Verkehr dem Gesamteindruck nach das verwendete Zeichen „Aztekenofen“ mit der eingetragenen Marke „Azteken“ für Gartenöfen aus Ton gleichsetzen, also in der benutzten Form noch dieselbe Marke erblicken, so dass die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (vgl. BGH GRUR 2013, 68, 69 – CastelININ CASTEL; BGH GRUR 2009, 775 -Augsburger Puppenkiste). Dessen ungeachtet hat die Klägerin unstreitig auch die Bezeichnung „Azteken®-Ofen“ verwendet, was nochmals zur einer Absetzung des Begriffs „Azteken“ und einer Markennutzung in Alleinstellung nahekommt.

3.
Die Verwendung des Zeichens „Aztekenofen“ für Gartenöfen aus Ton, verstößt gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da bei Warenidentität von einer Verwechslungsgefahr zu dem von der Klägerin als Wortmarke geschützten Zeichen „Azteken“ auszugehen ist.

a.
Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Unterscheidungskraft der prioritätsälteren Kennzeichnung, der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen und / oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke ausgeglichen werden, während umgekehrt ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Angreifermarke nur schwach und / oder der Waren- bzw. Dienstleistungsabstand größer ist (st. Rspr., vgl. nur BGH GRUR 2012, 1040, 1042 – pjur/pure; BGH GRUR 1999, 245, 246 – LIBERO). Dabei ist auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und deshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 – Davidoff II).

b.
Bei der Beurteilung ist von Warenidentität auszugehen. Denn die Beklagten nutzten das Zeichen in der Werbung für die Kennzeichnung von Öfen für den Garten-/Außenbereich, was als Warengruppe „Heizungsanlagen“ auch dem Schutzbereich der älteren Wortmarke unterfällt.

c.
Das geschützte Zeichen „Azteken“ wurde von den Beklagten unverändert übernommen und diesem nur der – für die Warengattung glatt beschreibende – Begriff „Ofen“ hintenangestellt. Dies begründet bei übereinstimmendem Sinngehalt eine erhebliche Ähnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Sicht.

d.
Das Zeichen der Klägerin weist auch eine jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf und wurde von den Beklagten markenmäßig (vgl. BGH GRUR 1994, 908, 911 – WIR IM SÜDWESTEN; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 14, Rn. 156) verwendet. Insbesondere ist die Bezeichnung „Azteken“ weder objektiv für Öfen der vorliegenden Art beschreibend, noch wird sie als solche verstanden. Insofern hat die Klägerin anhand von Lexika-und Wörterbuchauszügen (vgl. Anlagen K 3 bis K 8, BI. 34-86 d. A.) nachvollziehbar dargelegt, dass die Bezeichnungen „[…]“ / „[…]“ weder im spanisch- noch im englischsprachigen Raum gebräuchlich sind, sondern sich für diese dort nur Begriffe wie „Chimeneas“ (span.) oder „Chimneys“ (engl.), in Übersetzung von „Kamin“ / „Schornstein“, teilweise noch unter Hinzufügung ihres mexikanischen Ursprungs („chimenea mexicana“ oder „mexican chimenea“) finden. Auch sind auf dem deutschen Markt, wie die Klägerin dargelegt hat, vorwiegend andere Bezeichnungen wie „Tonofen“, „Gartenofen“, „Terrassen-Ofen“ oder auch „Mexiko-Ofen“ geläufig, so dass auch hierzulande nicht von einer Gebräuchlichkeit auszugehen ist. Die von den Parteien vertriebenen Öfen stehen auch in keinem Zusammenhang mit den Lebensgewohnheiten der Azteken. Demgemäß besteht auch entgegen der Auffassung der Beklagten kein Freihaltebedürfnis der Bezeichnung.

Dass sich die Bezeichnungen „Azteken“/“Aztekenöfen“ auf dem deutschen Markt (zwischenzeitlich) zu einem Gattungsbegriff gewandelt hätten, ist von den Beklagten nicht hinreichend dargelegt. Hierfür genügen die von den Beklagten vorgelegten Nachweise einer solchen Verwendung in einzelnen (Gartenpflege-)Foren bereits zahlenmäßig nicht. Auch der Nachweis einer erheblichen Anzahl von Treffern in Suchmaschinen rechtfertigt eine solche Annahme nicht, da diesen die langjährige und intensive Verkaufs- und Werbetätigkeit der Klägerin zugrundeliegen mag.

Aufgrund des fehlenden Bedeutungsgehalts des Begriffs „Aztekenofen“ ist von einer herkunftshinweisenden Funktion auch bei solchen Warenbezeichnungen der Beklagten auszugehen, denen das Zeichen „[…]“ vorangestellt wurde. Denn dieses dient entsprechend der Domain als Bezeichnung des Internetkaufhauses („[…]- mein Internetkaufhaus“), so dass es im Gesamteindruck der in den Angeboten verwendeten Bezeichnungen zurücktrat und insbesondere dem Bestandteil „Aztekenofen“ nicht seine eigenständig kennzeichnende Stellung nahm. Erst Recht muss von einer markenmäßigen Verwendung bei den Angeboten ausgegangen werden, die im Übrigen überhaupt keine herkunftshinweisenden, sondern nur glatt beschreibende Begriffe wie „Terrassenofen“, „Gartenkamin“ oder „Terrakotta“ enthielten.

d.
Bei umfassender Würdigung der hier anzunehmenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke und ihrer identischen Übernahme ist von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Denn es besteht Warenidentität, so dass nach den Grundsätzen der zwischen den einzelnen Kriterien bestehenden Wechselwirkung ein größerer Abstand zwischen den Zeichen zu wahren war, um eine Verwechslung mit Sicherheit auszuschließen. Insoweit genügt die bloße Hinzufügung eines für die Warengattung beschreibenden Begriffs nicht.

II.
Die Annexansprüche, deren grundsätzliche Berechtigung bei Vorliegen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr die Beklagten selbst nicht in Zweifel ziehen, sind im zuerkannten Umfang begründet.

Der Feststellungsantrag im Hinblick auf zukünftige, gesamtschuldnerisch zu erfüllende Schadensersatzansprüche ist als Folgeanspruch gem. § 14 Abs. 6 MarkenG begründet.

Der Auskunftsanspruch gründet auf § 19 MarkenG i. V. m. § 242 BGB. Er ist auch bezüglich des Auskunftsbegehrens über den Umfang der getätigten Werbemaßnahmen unter dem Gesichtspunkt einer Marktverwirrung berechtigt Der geltend gemachte Anspruch auf Vernichtung und Rückruf findet seine Grundlage in § 18 Abs. 1, 2 MarkenG. Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsbegehrens nach § 18 Abs. 3 MarkenG bestehen nicht. Er erstreckt sich auch, wie mit der Klageerweiterung geltend gemacht, auf die Geschäftspapiere und Werbemittel (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. 0., § 18, Rn. 13).

Die vorgerichtlichen Abmahnkosten kann die Klägerin von den Beklagten gesamtschuldnerisch nach §§ 683 S. 1 677, 670 BGB ersetzt verlangen, jedoch – bei einem Unterlassungsstreitwert von 50.000,00 EUR – nur unter Zugrundelegung einer angemessenen Geschäftsgebühr in Höhe von 1,3. Hieraus errechnet sich eine begründete Forderung in Höhe von 1.379,80 EUR (1.046,00 EUR x 1,3 = 1.359,80 EUR + 20,00 EUR). Der Zinsanspruch folgt aus §§ 288, 291 BGB.

III.
Die Kostenentscheidung gründet auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Zuvielforderung bezüglich der Abmahnkosten sowie die Kosten der im Termin zurückgenommenen negativen Feststellungsklage waren als Nebenforderungen nicht streitwerterhöhend (vgl. § 43 GKG, § 4 Abs. 1, 2. Hs. ZPO). Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit gründet auf § 709 ZPO.

Streitwert: 65.000,00 EUR

Unterlassung: 50.000,00 EUR
Auskunft: 2.500,00 EUR
Schadensersatzfeststellung: 7.500,00 EUR
Rückruf: 2.500,00 EUR
Vernichtung: 2.500,00 EUR

Auf die Entscheidung hingewiesen hat RA Tobias Strömer.