OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.09.2011, Az. I-2 W 34/11
§ 143 Abs. 3 PatG
Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass die Gebühren eines Patentanwaltes in Patentstreitsachen immer erstattungsfähig sind, sofern der Patentanwalt irgendeine streitbezogene, d. h. die Rechtsverfolgung oder -verteidigung fördernde oder zumindest zu fördern geeignete Tätigkeit ausgeübt hat. Das Gericht führte dazu aus: Auf eine sachliche Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts komme es auf Grund der gesetzlichen Regelung nicht an. Es sei lediglich entscheidend, ob der erstattungsberechtigten Partei durch die Mitwirkung des Patentanwalts eine Gebührenschuld entstanden sei. Ob der Patentanwalt im Rahmen seiner Mitwirkung tatsächlich auch technische oder patentrechtliche Fragen zu behandeln hatte, sei ohne Belang. Dies gelte ebenso für die Erstattung einer Terminsgebühr. Dafür reiche es aus, dass der Patentanwalt in der mündlichen Verhandlung anwesend sei und den Fortgang des Verfahrens eingriffsbereit verfolge. Nicht erforderlich sei, dass der Patentanwalt in der mündlichen Verhandlung eine selbständige Mitwirkungshandlung erbringe. Die Frage der Notwendigkeit der Teilnahme am Termin stelle sich lediglich bei der Erstattungsfähigkeit der Reisekosten, welche zu verneinen sei, wenn bereits vorher verlässlich feststehe, dass in dem Termin überhaupt keine Erörterung der Streitsache stattfinde, zu der der Patentanwalt etwas beitragen könne. Zum Volltext der Entscheidung:
Oberlandesgericht Düsseldorf
Beschluss
I.
Auf die sofortige Beschwerde der Klägerin vom 16. Juni 2011 wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 24. Mai 2011 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Auf Grund des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 21. Dezember 2010
(X ZR 112/07) sind von der Klägerin gemäß Kostenfestsetzungsantrag vom
9. Februar 2011 73.765,83 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB seit dem 11. Februar 2011 an die Beklagte zu erstatten.
II.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Klägerin zu tragen.
III.
Der Beschwerdewert wird auf 30.199,60 Euro festgesetzt.
Gründe
Die sofortige Beschwerde der Klägerin, mit der sich diese dagegen wendet, dass die Rechtspflegerin im Rahmen der Kostenfestsetzung Gerichtskosten in Höhe von 20.692,– Euro zugesetzt und Kosten des Patentanwalts der Beklagten in Höhe von 9.507,60 Euro festgesetzt hat, ist gemäß § 11 Abs. 1 RPflG i.V.m. §§ 104 Abs. 3, 567 ZPO, 569 ZPO statthaft und auch ansonsten zulässig. In der Sache ist die Beschwerde nur zu einem geringen Teil begründet.
I.
Ohne Erfolg wendet sich die Klägerin mit der sofortigen Beschwerde gegen die von der Rechtspflegerin zugunsten der Beklagten berücksichtigten Gerichtskosten in Höhe von 20.692,– Euro.
Der von der Rechtspflegerin mit dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzte Betrag von 74.016,67 Euro enthält 20.692,– Euro an Gerichtskosten, die die Rechtspflegerin antragsgemäß nach Aktenlage zugesetzt hat. Hierauf hat die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Kostenbeschluss ausdrücklich hingewiesen (vgl. Bl. 524 GA). Die Festsetzung ist auf entsprechenden Antrag der Beklagten erfolgt. Diese hat mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 9. Februar 2011 ausdrücklich um Berücksichtigung aller weiteren von ihr gezahlten Gerichtskosten gebeten (vgl. Bl. 450 GA). Diesem Antrag hat die Rechtspflegerin entsprochen.
Wie die Rechtspflegerin in ihrem Nichtabhilfebeschluss vom 29. Juli 2010 (Bl. 556 GA) klargestellt hat, setzt sich der zugesetzte Betrag aus von der Beklagten gezahlten Gerichtskosten für die 2. Instanz in Höhe von 11.824,– Euro und für die 3. Instanz in Höhe von 8.868,– Euro zusammen. Ausweislich der in den Akten befindlichen Zahlungsbestätigungen und Kostenrechnungen sind diese Gerichtskosten von der Klägerin für die 2. und 3. Instanz gezahlt worden.
Soweit die Rechtspflegerin mit weiterem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 19. April 2011 (Bl. 497 – 498 GA) im Wege der Rückfestsetzung bereits einen weiteren Betrag in Höhe von 51.041,97 Euro zugunsten der Klägerin festgesetzt hat, sind die mit dem angefochtenen Kostenbeschluss zugunsten der Beklagten festgesetzten Gerichtskosten in Höhe von 20.692,– Euro in diesem Betrag nicht bereits enthalten. Die mit dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 19. April 2011 im Wege der Rückfestsetzung festgesetzten Kosten betreffen von der Klägerin bei der Beklagten vollstreckte Kosten. Diesbezüglich hatte die Klägerin mit Schriftsatz vom 15. Mai 2011 (Bl. 495 – 496 GA ) ausdrücklich zugestanden, dass die mit dem Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin vom 9. Februar 2011 zur Festsetzung angemeldeten Kosten „dem vollstreckten“ Betrag entsprechen.
Bei dem Hinweis der Rechtspflegerin in ihrem Schreiben an die Parteien vom 11. Juli 2011 (Bl. 547 GA), wonach in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss irrtümlich die von der Klägerin gezahlten Gerichtskosten der 1. Instanz mit zugesetzt worden seien, handelt es sich demgegenüber um ein offensichtliches Versehen. Wie die Rechtspflegerin in ihrem nachfolgenden Nichtabhhilfebeschluss vom 29. Juli 2011 klargestellt hat, setzt sich der zugesetzte Betrag von 20.692,– Euro tatsächlich aus von der Beklagten gezahlten Gerichtskosten für die 2. Instanz in Höhe von 11.824,00 Euro und für die 3. Instanz in Höhe von 8.868,00 Euro zusammen.
II.
Die von der Klägerin angemeldeten Patentanwaltskosten sind gemäß § 143 Abs. 3 PatG in Höhe von 9.507,60 Euro erstattungsfähig. Der von der Rechtspflegerin insoweit gemäß dem Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten festgesetzte Betrag von 9.758,44 Euro ist insoweit um 250,84 Euro zu kürzen. Dieser Betrag setzt sich aus den Auslagen für die Wahrnehmung des Termins vor dem Bundesgerichtshof zusammen. Diese Kosten sind nicht erstattungsfähig, weil eine Teilnahme des Patentanwalts der Beklagten an dem Verhandlungstermin im Revisionsverfahren nicht notwendig war. Die übrigen angemeldeten Patentanwaltskosten sind hingegen erstattungsfähig.
1.
Zu Recht hat die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss gegen die Klägerin sowohl eine Verfahrensgebühr für das Verfahren über die Nichtzulassung der Revision (Nr. 3106 VVG) also auch eine Terminsgebühr (Nr. 3210 VV RVG) für den Patentanwalt der Beklagten festgesetzt.
a)
§ 143 Abs. 3 PatG legt fest, dass die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache entstandenen Kosten in Höhe der dem Rechtsanwalt nach § 13 RVG i.V.m. dem Vergütungsverzeichnis erwachsenen Gebühren zu erstatten sind. Auf die sachliche Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts kommt es für die Erstattungsfähigkeit der Gebühren auf Grund der Regelung des § 143 Abs. 3 PatG nicht an; die für die Mitwirkung des Patentanwalts geschuldeten Gebühren sind in Patentstreitsachen erstattungsfähig, ohne dass zu prüfen wäre, ob und in welchem Umfang die Inanspruchnahme des Patentanwalts notwendig war (vgl. BGH, GRUR 2003, 639, 640 [zu § 140 III MarkenG]; Senat, InstGE 12, 181, 182 – Multi-Werkzeugzubehör-Set; OLG Hamburg, MDR 2007, 369 [zu § 140 III MarkenG]; OLG Frankfurt, GRUR 1998, 1034; GRUR-RR 2003, 125 [jew. zu § 140 III MarkenG]; OLG Köln, Mitt. 2002, 563 [zu § 140 III MarkenG]; OLG Nürnberg, GRUR-RR 2003, 29 [zu § 15 V GeschmMG]; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 23 u. 23a; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 406; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 143 Rdnr. 31 u. 36). Das gilt namentlich auch für die Revisionsinstanz, und zwar auch schon vor der Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23). Es sind also ohne Prüfung der Notwendigkeit der Zuziehung von beiden die Gebühren sowohl eines Rechtsanwalts als auch eines Patentanwalts erstattungsfähig. Entscheidend ist lediglich, ob der erstattungsberechtigten Partei durch die Mitwirkung des Patentanwalts eine Gebührenschuld an ihn entstanden ist; ob der Patentanwalt im Rahmen seiner Mitwirkung auch technische oder patentrechtliche Fragen zu behandeln hatte, ist ohne Belang (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23 m. w. Nachw.).
c)
Für die Annahme einer die Gebührenforderung auslösenden Mitwirkung reicht grundsätzlich jede streitbezogene Tätigkeit des Patentanwalts. Die Erstattungsfähigkeit der Verfahrensgebühr tritt demgemäß ein, wenn der Patentanwalt nach Erteilung des Auftrags durch die Partei – unabhängig von deren Notwendigkeit – irgendeine streitbezogene, d. h. die Rechtsverfolgung oder -verteidigung fördernde oder zumindest zu fördern geeignete Tätigkeit ausübt (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23a; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 406; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 143 Rdnr. 31; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rdnr. 71 m. w. Nachw.). Eine solche Mitwirkung kann z. B. darin liegen, dass der Patentanwalt dem prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt mit seinem Spezialwissen und seinem technischen Sachverstand beratend zur Seite steht, für die Führung des Prozesses notwendige Informationen verschafft oder andere die Rechtsverfolgung oder -verteidigung fördernde Handlungen vornimmt (vgl. Senat, GRUR-RR 2003, 125, 126 – Verhandlungsgebühr; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23a). Es genügt aber auch eine Mitwirkung dergestalt, dass der Patentanwalt die ihm vom Prozessbevollmächtigten übersandten Schriftsätze oder Schriftsatzentwürfe zustimmend zur Kenntnis nimmt, wenn Änderungen oder Ergänzungen aus seiner Sicht nicht veranlasst sind (vgl. OLG Saarbrücken, GRUR-RR 2009, 326, 327 [zu § 140 III MarkenG]; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 71 m. w. Nachw.) oder jede andere Abstimmung im Prozess (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rdnr. 71 m. w. Nachw.). Umgekehrt genügt auch die Informationen des Prozessbevollmächtigten durch den Patentanwalt vor Prozessbeginn (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 71). Ebenso reicht eine beratende Mitwirkung aus (OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 125 [zu § 140 III MarkenG]; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 71), z. B. eine beratende Teilnahme an Besprechungen (vgl. Schulte/Kühnen, a.a.O., § 143 Rdnr. 31 m. w. Nachw.).
Eine entsprechende Mitwirkung ihres Patentanwalts an dem Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision vor dem Bundesgerichtshof hat die Beklagte hier hinreichend dargetan und glaubhaft gemacht. Für eine Mitwirkung des Patentanwalts der Beklagten auch im Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde spricht bereits indiziell, dass der schon im ersten und zweiten Rechtszug mitwirkende Patentanwalt der Beklagten ausweislich des Verhandlungsprotokoll des Bundesgerichtshofs vom 21. Dezember 2010 auch im späteren Verhandlungstermin im Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof für die Beklagte mit deren beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt erschienen ist. Außerdem hat die Beklagte mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag die auf das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof bezogene Kostenrechnung ihres Patentanwalts vom 23. Dezember 2010 (Bl. 455 GA) vorgelegt. Eine Bereitschaft, Scheinrechnungen zu erteilen, kann dem Berufsstand der Patentanwälte nicht unterstellt werden (OLG Hamm, Mitt. 2009, 425). Schließlich hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 18. April 2011 (Bl. 504 – 505 GA) auch im Einzelnen dargetan, welche Tätigkeiten ihr Patentanwalt vorgenommen hat. Danach hat dieser nicht nur sämtliche vorbereitenden Maßnahmen für die Beauftragung des beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltes getroffen, sondern auch an einer mehrstündigen Informationsbesprechung mit dem BGH-Anwalt teilgenommen. Außerdem hat der Patentanwalt der Beklagten danach bei der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde, der Revision sowie des Aussetzungsantrages durch Erläuterungen gegenüber der Partei sowie durch Freigabe an den BGH-Anwalt mitgewirkt. Des Weiteren hat er nach Erlass des Nichtigkeitsurteils dessen Auswirkungen auf den Verletzungsrechtsstreit mit der anhängigen Nichtzulassungsbeschwerde überprüft und mit den Beteiligten erörtert, wobei insbesondere die gegnerischen Schriftsätze vom 27. Mai 2010 und 21. September 2010 beraten worden sind. Dem diesbezüglichen Vortrag ist die Klägerin nicht entgegengetreten. Sie hat mit Schriftsatz vom 3. Mai 2011 (Bl. 514 GA) lediglich noch bestritten, dass eine Mitwirkung des Patentanwalts im Vollstreckungsverfahren stattgefunden hat, um welches es hier nicht geht. Einer weiteren Glaubhaftmachung der Mitwirkung des Patentanwalts der Beklagten bedarf es unter diesen Umständen nicht.
Unschädlich ist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts der Beklagten nicht schriftsätzlich gegenüber dem Bundesgerichtshof angezeigt worden ist. Zwar wird die Mitwirkung des Patentanwalts regelmäßig zu Beginn des Verfahrens von dem Prozessbevollmächtigen gegenüber dem Gericht angezeigt (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23a m. w. Nachw.). Die Erstattungsfähigkeit hängt hiervon aber nicht ab. Entscheidend ist vielmehr, ob eine Mitwirkung des Patentanwalts stattgefunden hat; die Mitwirkung kann daher auch noch nachträglich im Kostenfestsetzungsverfahren glaubhaft gemacht werden (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 125 [zu § 140 III MarkenG]; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23a; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 407; Fezer, a.a.O., § 140 Rdnr. 43; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 71, 72 u. 73). Da eine förmliche Anzeige der Mitwirkung gegenüber dem Gericht kein Tatbestandsmerkmal des § 143 Abs. 3 PatG ist, muss sie erst recht nicht in jeder Instanz neuerlich erfolgen. Entscheidend ist allein, dass eine Mitwirkung in der jeweiligen Instanz stattgefunden hat (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 72). Das hat die Beklagte hier hinreichend glaubhaft gemacht.
2.
Zu Recht hat die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss gegen die Beklagte neben der Verfahrensgebühr auch eine Terminsgebühr für den auf Seiten der Beklagten mitwirkenden Patentanwalt festgesetzt.
Für die Erstattungsfähigkeit der Terminsgebühr reicht es grundsätzlich aus, dass der Patentanwalt in der mündlichen Verhandlung anwesend ist und den Fortgang des Verfahrens eingriffsbereit verfolgt, um ggf. in der Verhandlung das Wort zu ergreifen oder auch nur dem Prozessbevollmächtigten seiner Partei intern durch Hinweise zur Seite zu stehen (vgl. OLG München, OLGR 2005, 179; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23b; Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, Rdnr. 398). Nicht erforderlich ist, dass der Patentanwalt in der mündlichen Verhandlung eine selbständige Mitwirkungshandlung in Form eines Wortbeitrages zur Unterstützung des Rechtsanwalts erbringt (vgl. OLG München, GRUR 2004, 536 [zu § 140 III MarkenG]; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23b; Fezer, MarkenG, 4, Aufl., § 140 Rdnr, 42; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 77; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 140 Rdnr. Albrecht/Hoffmann, a.a.O., Rdnr. 398 ff.). Nimmt der Patentanwalt in einer Patentstreitsache an der mündlichen Verhandlung teil, so stellt dies unabhängig davon, ob er das Wort ergreift, eine Mitwirkung i.S. des § 143 Abs. 3 PatG dar, die einen Kostenerstattungsanspruch auch in Höhe einer Terminsgebühr auslöst (vgl. OLG München, GRUR 2004, 536 [zu § 140 III MarkenG]). Nicht anders als bei der allgemeinen Beurteilung der Erstattungsfähigkeit von Gebühren kommt es auch bei der Terminsgebühr nicht auf die Notwendigkeit der Mitwirkung und eine bestimmte Form der Mitwirkung an. Vergleichbar einer Mitwirkung an Schriftsätzen, für die es ausreicht, dass der Patentanwalt diese durchliest und zustimmend zur Kenntnis nimmt, ist es für die Mitwirkung in der mündlichen Verhandlung grundsätzlich ausreichend, dass der Patentanwalt der Verhandlung folgt, unabhängig davon, ob ein Wortbeitrag notwendig oder prozessual möglich ist (Fezer, a.a.O., § 140 Rdnr. 42). Dementsprechend entsteht eine erstattungsfähige Terminsgebühr des Patentanwalts nach zutreffender, vom Senat geteilter Auffassung z. B. auch dann, wenn er im Verhandlungstermin anwesend war, aber wegen Säumnis der Gegenseite keine Gelegenheit hatte, tätig zu werden (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 23b; Albrecht/Hoffmann, a.a.O., Rdnr. 402; a. A. OLG München, Mitt. 2003, 338 zu § 31 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO). Nichts anderes kann gelten, wenn die Gegenseite – wie hier – im Verhandlungstermin auf die geltend gemachten Klageansprüche verzichtet und von dem prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt im Beisein des Patentanwalts der Erlass eines Verzichtsurteils nach § 306 ZPO beantragt wird. Auch hier erfährt die Erstattung der Patentanwaltskosten keine Einschränkung gegenüber dem Rechtsanwalt. Das gilt auch dann, wenn der Verzicht von der Gegenseite zuvor angekündigt worden ist. Auch wenn in einem solchen Fall regelmäßig keine Notwendigkeit für das Erscheinen auch des Patentanwalts im Termin besteht (dazu sogleich), ist kein Grund ersichtlich, die Erstattungsfähigkeit der Terminsgebühr des Patentanwalts anders zu beurteilen als die des Rechtsanwalts. Auf die sachliche Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts kommt es auch für die Erstehung der Terminsgebühr nicht an.
Für die Richtigkeit dieses Ergebnisses spricht auch, dass der Patentanwalt eine Terminsgebühr sogar ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung verdienen kann (vgl. Albrecht/Hoffmann, a.a.O., Rdnr. 403 u. 388). So wird eine Terminsgebühr gemäß Nr. 3104 VV RVG vom Auftraggeber eines Patentanwalts auch dann geschuldet, wenn in einem Verfahren, für das mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist, gemäß § 307 ZPO ohne mündliche Verhandlung entschieden wird, sofern in einem solchen Fall der Patentanwalt zuvor an der Vorlage der Klageschrift mitgewirkt hat (vgl. Senat, InstGE 12, 181, 183 – Multi-Werkzeugzubehör-Set; OLG Hamm, Mitt. 2009, 425). Dass der Patentanwalt selbst nicht postulationsfähig ist, steht der Erstattungsfähigkeit nicht entgegen. Entscheidend ist allein, ob der Patentanwalt an der von dem Prozessbevollmächtigten entfalteten Tätigkeit mitgewirkt hat, wobei für eine solche gebührenauslösende Mitwirkung die vorangegangene Mitwirkung des Patentanwalts an der Vorlage der Klageschrift genügt. Nichts anderes kann gelten, wenn der Patentanwalt bereits am Verfahren auf Seiten der beklagten Partei mitgewirkt hat und die klagende Partei im weiteren Verlauf des Patentverletzungsrechtsstreits auf die geltend gemachten Klageansprüche verzichtet. Nimmt der Patentanwalt für seine Partei an dem Verhandlungstermin teil, in dem der Verzicht gemäß § 306 ZPO erklärt wird und in dem von dem Prozessbevollmächtigten seines Auftraggebers daraufhin der Erlass eines Verzichtsurteils erklärt wird, entsteht auch für ihn eine Terminsgebühr, die erstattungsfähig ist.
Die Geltendmachung der Terminsgebühr verstößt auch nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Dies wäre allenfalls dann der Fall, wenn die Einschaltung des Patentanwalts allein zu dem Zweck erfolgt wäre, diesem eine Verdienstmöglichkeit einzuräumen. Daran wäre zu denken, wenn die Beauftragung des Patentanwalts durch die Partei erst erfolgt, nachdem die Gegenseite einen Verzicht auf die Klageansprüche angekündigt hat. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor.
3.
Nicht erstattungsfähig sind aber die von der Rechtspflegerin auch in Ansatz gebrachten Auslagen für die Terminswahrnehmung. Denn diese waren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw- -verteidigung nicht erforderlich.
Die Erstattungsfähigkeit der Auslagen des Patentanwalts hängt nach § 143 Abs. 3 PatG davon ab, ob sie im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig waren (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 26). Die Kosten einer Reise zum Verhandlungstermin, auch in der Revisionsinstanz, sind zwar in aller Regel als erstattungsfähig anzusehen (Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 143 PatG Rdnr. 26; Fezer, a.a.O., § 140 Rdnr. 45; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 80). Etwas anderes kann aber ausnahmsweise gelten, wenn bereits vorher verlässlich feststeht, dass in dem Termin überhaupt keine Erörterung der Streitsache stattfindet, zu der der Patentanwalt etwas beitragen könnte (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 80). Das kann z. B. im Falle der Beantragung eines Versäumnisurteils der Fall sein, wenn die Gegenseite zuvor verlässlich ihr Nichterscheinen angekündigt hat (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 140 Rdnr. 80). Nichts anderes gilt, wenn das Klagepatent bereits rechtskräftig vernichtet ist und die Gegenseite deshalb im Vorfeld des Verhandlungstermins einen Verzicht auf die geltend gemachten Klageansprüche ankündigt. Ist das Klageschutzrecht rechtskräftig vernichtet, ist es mit Wirkung ex tunc, d. h. von Anfang an beseitigt und der Klage damit in allen Teilen die Grundlage entzogen. Eine Erörterung technischer und/oder patentrechtlicher Fragen ist in einem solchen Fall offensichtlich nicht mehr zu erwarten. Es mag dahinstehen, ob – wenn die rechtskräftige Vernichtung des Klageschutzrechts allen Beteiligten bekannt ist – eine Terminswahrnehmung durch den Patentanwalt in einem solchen Fall von vornherein nicht erforderlich ist (vgl. Senat, Beschl. v. 14.08.2009 – I-2 W 30/09). Sie ist es jedenfalls dann nicht, wenn sogar bereits ein Verzicht auf die geltend gemachten Klageansprüche von der klagenden Partei angekündigt worden ist.
Vorliegend hatte der Bundesgerichtshof das Klagepatent im Umfang seiner Patentansprüche 1 und 2 im Nichtigkeitsberufungsverfahren durch Urteil vom 13. April 2010 für nichtig erklärt, was allen Beteiligten bekannt war. Der Verhandlungstermin vor dem Bundesgerichtshof fand am 21. Dezember 2010 statt. Eine Woche vor diesem Termin hatte der beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwalt der Klägerin mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2010 angekündigt, dass er für die Klägerin in der mündlichen Verhandlung erklären werde, dass die Klägerin auf die geltend gemachten Ansprüche verzichtet. Für eine Teilnahme des Patentanwalts der Beklagten an dem Verhandlungstermin vor dem Bundesgerichtshof bestand vor diesem Hintergrund keine Notwendigkeit. Richtig ist zwar, dass der BGH-Anwalt der Klägerin mit Bestellungsschriftsatz vom 30. November 2011 um Zurückweisung der Revision gebeten hatte, obgleich die zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten der Klägerin vor der Zulassung der Nichtzulassungsbeschwerde durch den Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 28. September 2008 mit Schriftsatz vom 21. September 2010 bereits einen Verzicht erklärt hatten. Dieser Verzicht hatte – wie der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 28. September 2008 ausgeführt hat – keine prozessuale Wirkung entfaltet, da er nicht „bei der mündlichen Verhandlung“ und nicht durch einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt erklärt worden war. Wie bereits ausgeführt, hat der beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt der Klägerin dann jedoch eine Woche vor dem Termin einen Verzicht auf die geltend gemachten Klageansprüche angekündigt. Damit bestand für die Wahrnehmung des Verhandlungstermins durch den Patentanwalt der Beklagten keinerlei Notwendigkeit mehr.
Von den angemeldeten und von der Rechtspflegerin festgesetzten Patentanwaltskosten in Höhe von 9.758,44 Euro sind damit die Kosten (Bahn- und Taxikosten; Hotelkosten; Abwesenheitsgeld) für die Wahrnehmung des Termins vor dem Bundesgerichtshof in Abzug zu bringen. Diese belaufen sich auf insgesamt 250,84 Euro.
4.
Unter Berücksichtigung dieses Abzugspostens beläuft sich der von der Beklagten gemäß dem Kostenfestsetzungsantrag vom 9. Februar 2011 zu erstattende Betrag auf 73.765,83 Euro (74.016,67 Euro – 250,84 Euro)
II.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Von einer Ermäßigung der Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren gemäß KV Nr. 1812 wird abgesehen.
Ein Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht nicht.