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OLG Frankfurt a.M.: Keine Erstattung der vorgerichtlichen Patentanwaltskosten bei markenrechtlicher Abmahnung

veröffentlicht am 22. Januar 2010

Rechtsanwalt Dr. Ole DammOLG Frankfurt a.M., Urteil vom 12.11.2009, Az. 6 U 130/09
§ 140 Abs. 3 MarkenG

Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass bei einer markenrechtlichen Abmahnung, bei der auch ein Patent- anwalt beteiligt wurde, kein Anspruch des Abmahners auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten gemäß § 140 Abs. 3 Markengesetz besteht. Eine entsprechende Anwendbarkeit des § 140 Abs. 3 auf vorgerichtliche Patentanwaltskosten sei nicht gegeben; die Zuziehung des Patentanwalts für die Abmahnung könne im streitigen Fall nicht als erforderlich angesehen werden. Zuvor habe zwar der erkennende Senat die Auffassung vertreten, dass eine entsprechende Anwendung des § 140 Abs. 3 anzunehmen sei, soweit ein materiell-rechtlicher Anspruch auf die Erstattung der Patentanwaltskosten geltend gemacht würde. Von dieser Auffassung wandte sich der Senat jedoch in der vorliegenden Entscheidung ab, weil die Voraussetzungen für eine Analogie nicht vorlägen.

Die Ausgangssituationen – Erstattung von Prozesskosten im Kostenfestsetzungsverfahren gegenüber materiell-rechtlicher Erstattung von vorprozessualen Kosten – seien nicht vergleichbar. Die Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Patentanwaltskosten müsse sich deshalb immer nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung bemessen. Wäre dies nicht der Fall, wären die Patentanwaltskosten regelmäßig unter leichteren Voraussetzungen erstattungsfähig als die Rechtsanwaltskosten. Für eine solche Privilegierung gebe es jedoch keinen Grund. Für die Erforderlichkeit der Mitwirkung sei darzulegen, dass die vom Patentanwalt übernommenen Tätigkeit zum typischen Arbeitsfeld desselben gehörten, z.B. Recherchen zu Registerstand oder Benutzungslage. Das OLG hat dieses Urteil zur Revision zugelassen, da zahlreiche Gerichte die Rechtslage anders beurteilen.