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OLG Frankfurt a.M.: Kosten für Patentanwalt bei Klage auf Kostenerstattung wegen markenrechtlicher Abmahnung sind immer erstattungsfähig

veröffentlicht am 5. April 2012

OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 29.02.2012, Az. 6 W 25/12
§ 140 Abs. 1 MarkenG, § 140 Abs. 3 MarkenG

Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass im Klageverfahren auf Erstattung der Kosten für eine Abmahnung wegen Markenverletzung die Kosten für einen hinzugezogenen Patentanwalt immer erstattungsfähig sind. Es handele sich um eine Kennzeichenstreitsache gemäß § 140 MarkenG. Eine weitere Prüfung, ob die Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich gewesen sei, finde nicht statt. Eine solche sei lediglich bei der Frage erforderlich, ob die vorgerichtlichen Abmahnkosten des Patentanwalts erstattungsfähig seien (Urteil des BGH). Im Klageverfahren – auch wenn es dabei um dieselben Abmahnkosten ginge – sei § 140 Abs. 3 MarkenG jedoch zwingend anzuwenden, auch trotz möglicher Wertungswidersprüche. Zum Volltext der Entscheidung:


Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Beschluss

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Die Beschwerde des Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28.11.2011 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Beschwerdewert: 237,28 €

Gründe

Über die Beschwerde war gemäß § 568 I ZPO durch den Einzelrichter zu entscheiden, da die in Satz 2 dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Die zulässige Beschwerde der Klägerin hat auch in der Sache Erfolg, da der mit dem angefochtenen Abhilfebeschluss abgeänderte Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28.11.2011 mit Recht ergangen, die vom Beklagte hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde daher unbegründet ist.

Bei der dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Klage auf Erstattung der Kosten für eine Abmahnung wegen Markenverletzung handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache im Sinne von § 140 I MarkenG, da die Frage, ob die Abmahnung berechtigt war, eine kennzeichenrechtliche Beurteilung voraussetzt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rdz.11 zu § 140 m.w.N.). Nach der weiteren Regelung des § 140 III MarkenG sind die der Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit entstandenen Patentanwaltskosten daher ohne weitere Prüfung, ob die Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich war, erstattungsfähig und daher im Rahmen der Kostenausgleichung zu berücksichtigen.

An dieser Beurteilung vermag auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24.2.2011 (I ZR 181/09; GRUR 2011, 754 – Kosten des Patentanwalts II) nichts zu ändern. Diese Entscheidung betrifft lediglich die – vom Bundesgerichtshof verneinte – Frage, ob die Regelung des § 140 III MarkenG, die die Erstattungsfähigkeit von im gerichtlichen Verfahren entstandenen Patentanwaltskosten anordnet, auch (analog) anwendbar ist, soweit es um die Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Abmahnkosten für einen Patentanwalt geht. Dagegen hat der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung nochmals bestätigt, dass bei der Mitwirkung eines Patentanwalts in einem als Kennzeichenstreitsache einzustufenden gerichtlichen Verfahren die hierdurch entstandenen Kosten stets, d.h. ohne weitere Prüfung der Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts, erstattungsfähig sind (a.a.O., Tz. 17).

Der Senat verkennt nicht, dass sich im Einzelfall ein gewisser Wertungswiderspruch ergeben kann, wenn die Kosten des für die kennzeichenrechtliche Abmahnung zusätzlich beauftragten Patentanwalts nach den vom Bundesgerichtshof (a.a.O.) entwickelten Grundsätzen nicht erstattungsfähig sind, während im nachfolgenden gerichtlichen Verfahren, in dem (nur noch) die Kosten für diese Abmahnung eingeklagt werden, die Kosten des hierfür hinzugezogenen Patentanwalts nach § 140 III MarkenG erstattungsfähig sind. Dies allein kann es jedoch nicht rechtfertigen, die Regelung des § 140 III MarkenG nicht anzuwenden.

Der Klägerin sind die geltend gemachten Patentanwaltskosten auch entstanden. Für den entsprechenden Nachweis reicht es nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. Beschl. v. 14.2.2011 – 6 W 107/10 – sowie GRUR 2006, 422, 423) regelmäßig aus, dass – wie hier – die Mitwirkung des Patentanwalts zu Beginn des Verfahrens angezeigt und eine auf den Rechtsstreit bezogene Kostenrechnung vorgelegt wird.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 I ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 574 ZPO) sind nicht erfüllt.