Lizenzvertrag: Zusammenfassung mit Fragen und Antworten

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Rechtsanwalt Dr. Ole Damm
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Übersicht

A. Allgemeines

A1. Was ist ein Lizenzvertrag?

A1.1 Definition Lizenzvertrag
A1.2 Recht des Lizenzvertrags
A1.3 Gesetzliche Vorschriften zum Lizenzvertrag
A1.4 Lizenzvertrag und AGB-Recht
A1.5 Beschränkungen der Lizenz
A1.6 Beispiele für Lizenzverträge

A2. Abschluss des Lizenzvertrages

A2.1 Rechteinhaber
A.2.2 Zustandekommen des Lizenzvertrages
A2.3 Gutgläubiger Erwerb von Nutzungsrechten / Lizenzrechten
A2.4 Rückwirkende Lizenzerteilung

A3. Form des Lizenzvertrages

A3.1 Formvorschriften zum Lizenzvertrag
A3.2 Eintragung der Lizenz im Register
A3.3.Nachweis des Lizenzvertrags

A4. Inhalt des Lizenzvertrages

A5. Lizenzarten

A5.1 Einfache Lizenz
A5.2 Ausschließliche Lizenz / Betriebslizenz / Alleinlizenz
A5.3 Kreuzlizenz („Cross-License“)
A5.4 Rücklizenz
A5.5 Zwangslizenz
A5.6 Benutzungsanordnung
A5.7 Gesetzliche Lizenz
A5.8 Negative Lizenz / „Freedom-to-operate-Lizenz“
A5.9 Welche Lizenz erlaubt dem Lizenznehmer die Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen?

A6. Lizenzgebühren

A6.1 Allgemeines
A6.2 Stücklizenz
A6.3 Pauschallizenz
A6.4 Umsatzlizenz
A6.5 Gewinnlizenz
A6.6 Mindestlizenz
A6.7 FRAND-Lizenz
A6.10 Fiktive Lizenz / fiktive Lizenzgebühren (Schadensersatz nach Lizenzanalogie)

A7. Unterlizenz / Lizenzübertragung

A7.1 Definition Unterlizenz
A7.2 Recht zur Erteilung von Unterlizenzen
A7.3 Schicksal der Lizenz bei Schutzrechtsübertragung
A7.4 Schicksal der Lizenz nach Beendigung des Lizenzvertrages
A7.5 Schicksal der Unterlizenz nach Beendigung der Hauptlizenz
A7.6 Vertragliches Verbot zur Erteilung von Unterlizenzen

A8. Haftung beim Lizenzvertrag / Mängel des Nutzungsrechts

A9. Ende der Lizenz

A9.1 Beschränkte Laufzeit
A9.2 Kündigung
A9.3 Rückruf

A10. Lizenzvertrag in der Insolvenz

A10.1 Die Hauptlizenz in der Insolvenz
A10.2 Die Unterlizenz in der Insolvenz
A10.3 Vertragsklauseln für die Insolvenzfestigkeit der Lizenz

A11. Grenzüberschreitende Lizenzverträge (Ausland)

B. Offene Lizenzen

B1. Definition offene Lizenz

B2. Creative-Commons-Lizenz

B2.1 CC-Kürzel
B2.2 CC-Standard-Lizenzverträge

B3. GNU GPL-Lizenz

B1.1 Zusammenfassung
B2.2 Einleitung
B3.3 GNU GPL
B3.4 GNU LGPL
B3.5 GNU AGPL

B4. Open Source Software

B4.1 Open Source Initiative / OSI
B4.2 Die 10 Freiheiten der Open Source Software
B4.3 Unterschiede zwischen FSF und OSI

C. Klassische Lizenzverträge

C1. Urheberlizenzvertrag

C2. Softwarelizenzvertrag

C2.1 Einführung

C2.2 Arten von Softwarelizenzen

C.2.2.1 Softwarelizenz nach Nutzern / Geräten

C2.2.1.1 Endbenutzer Lizenzvertrag (Enduser License Agreement, EULA)
C2.2.1.2 Nutzerbasierte Lizenz (Userbased License)
C2.2.1.3 Gerätelizenz
C2.2.1.4 Verankerte Lizenz (an PC gebunden)
C2.2.1.5 Volumenlizenz
C2.2.1.6 Benutzerlizenz / Einzellizenz (Named License)
C2.2.1.7 Gruppen-Lizenz (Concurrent License)

C2.2.2 Softwarelizenz nach Speicherort

C2.2.2.1 Offline-Lizenz / On Premise Lizenz
C2.2.2.2 Software as a Service (SaaS)
C2.2.2.3 Platform as a Service (PaaS)
C2.2.2.4 Infrastructure as a Service (IaaS)

C2.2.3 Softwarelizenz nach Nutzungsumfang / Nutzungszeitraum

C2.2.3.1 Abonnement Lizenz
C2.2.3.2 Metered-Lizenz
C2.2.3.3 Nutzungsbasierte Lizenz (Use Time License)
C2.2.3.4 Gesamtnutzungs Lizenz (Aggregate Use License)
C2.2.3.5 Projektbasierte Lizenz

C2.2.4 Software-Netzwerklizenzen

C2.2.4.1 Client-Lizenz (Client Access License, CAL)
C2.2.4.2 Feature-Lizenz
C2.2.4.3 On-Demand-Lizenz

C2.2.5 Sonderformen der Softwarelizenz

C2.2.5.1 OEM-Lizenz
C2.2.5.2 Akademische Lizenz / Schul-Lizenz (Academic License / Education License, EDU)

C2.2.6 Gebrauchte Software

C2.3 Muster-Softwarelizenzvertrag

C3. Markenlizenzvertrag

C3.1 Einführung

C3.2 Arten von Markenlizenzverträgen

C3.2.1 Nicht-ausschließlicher („einfacher“) Markenlizenzvertrag
C3.2.2 Ausschließlicher Markenlizenzvertrag
C3.2.3 Markenlizenzvertrag mit räumlicher Beschränkung
C3.2.4 Markenlizenzvertrag mit zeitlicher Beschränkung
C3.2.5 Markenlizenzvertrag mit inhaltlicher Beschränkung
C3.2.6 Eintragung der Bereitschaft zur Lizenzerteilung im Markenregister

C3.3 Muster-Markenlizenzvertrag

C4. Designlizenzvertrag

C5. Geschmacksmusterlizenzvertrag

C6. Patentlizenzvertrag

C7. Gebrauchsmusterlizenzvertrag

C8. Sortenlizenzvertrag

C9. Topographie- und Halbleiterlizenzvertrag

C10. Know-How-Lizenzvertrag

C10.1 Definition
C10.2 Gesetzliche Regelung
C10.3 Lizenzvertragliche Besonderheiten

C11. Franchise-Vertrag

D. Literatur zum Lizenzvertrag

A. Allgemeines

A1. Was ist ein Lizenzvertrag?
(Zurück zur Übersicht)

A1.1 Definition Lizenzvertrag

Ein Lizenzvertrag ist eine Vereinbarung, durch welche der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, der Lizenzgeber, einem anderen, dem Lizenznehmer, das Recht zur Nutzung des jeweiligen Schutzrechts gewährt. Hierbei kann es sich um ein Herstellungs- oder Vertriebsrecht handeln. Als Schutzrecht kommt z.B. in Frage das Markenrecht, das Patentrecht, das Gebrauchsmusterrecht, das Designrecht, das Geschmacksmusterrecht oder das Urheberrecht.

A1.2 Recht des Lizenzvertrags

Eine gesetzliche Regelung und damit eine legale Definition für den Lizenzvertrag gibt es nicht.^[1]LG München I, Endurteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 8011/20 Vielmehr handelt es sich um einen Vertrag sui generis (eigenständig; nur durch sich selbst eine Klasse bildend)^[2]LG München I, Endurteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 8011/20. Dieser ist in § 311 Abs. 1 BGB geregelt („Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.„).

Die Parteien, der Lizenzgeber und der Lizenznehmer bestimmen also individuell – allerdings nicht grenzenlos, sondern im Rahmen der geltenden Vertragsfreiheit – in welchem Umfang die Nutzung möglich sein soll.

Im Rahmen dieser vertraglichen Ausgestaltung ist dann auch zu entscheiden, ob es sich um eine positive Lizenz (gewährend) oder negative Lizenz (duldend) handelt, etwa als bloßes pactum de non petendo sowie als Nichtangriffspakt, sog. „covenant not to sue“.^[3]LG München I, Endurteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 8011/20

Die Frage nach der Art der „Lizenz“ gehört zu den essentialia negotii, nicht accidentalia negotii des Vertrages.^[4]LG München I, Endurteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 8011/20; a.A.: McGuire in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 15 Rn. 193 Da eine hinreichende gesetzliche Regelung fehlt, wird versucht, den Lizenzvertrag als Rechtspacht oder als Kombination von Befugnissen und Verpflichtungen verschiedener normierter Vertragsarten zu erfassen (Typenmischvertrag), bei dem für die einzelnen Rechte und Pflichten Rechtsnormen herangezogen werden, die für den jeweiligen Vertragsbestandteil passend erscheinen. Zudem besteht eine gewisse Verwandtschaft zur Rechtspacht (§ 581 Abs. 1 BGB), so dass lückenfüllend auf die Vorschriften des Pachtrechts (§§ 581 ff BGB) und über § 581 Abs. 2 BGB des Mietrechts (§§ 535 ff BGB) zurückgegriffen werden könnte, während auch eine Nähe der Lizenz zum Rechtskauf vertreten wird ^[5]LG München I, Endurteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 8011/20 unter Hinweis auf McGuire in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 15 Rn. 167 ff.

Die Bezeichnung des Lizenzvertrags ist für die vertragstypologische Einordnung unerheblich^[6]BGH, Urteil vom 09.01.2003, Az. VII ZR 408/01; BGH, Urteil vom 05.04.1979, Az. VII ZR 308/77. Welches Recht auf die jeweiligen Verpflichtungen aus einem solchen Vertrag anzuwenden ist, richtet sich vielmehr allein nach dem Sinn und Zweck des Vertrags, seiner wirtschaftlichen Bedeutung und der Interessenlage der Parteien^[7]BGH, Urteil vom 05.04.1979, Az. VII ZR 308/77; BGH, Urteil vom 16.04.1973, AZ. VII ZR 155/72; BGH, Urteil vom 12.12.1968, Az. VII ZR 18/66; BGH, Urteil vom 25.10.1968, Az. V ZR 80/65.

Softwarehersteller vertreten bis heute die Ansicht, dass eine Software nicht verkauft, sondern lediglich lizensiert werde. Dies soll Auswirkungen auf die Erschöpfung der Software gem. § 69c Nr. 3 UrhG haben. Mit dem Argument der bloßen Lizenzierung wird versucht, die Erschöpfung der Software auszuhebeln. Oracle vertrat in der Vergangenheit die Ansicht, dass Software, die im Wege des Downloads vertrieben wurde, schon wegen der fehlenden Körperlichkeit nicht verkauft werden könne (ein Kaufvertrag gem. § 433 BGB bezieht sich auf eine Sache gem. § 90 BGB). Der Europäische Gerichtshof^[8]EuGH, Urteil vom 03.07.2012, Az. C-128/11 ist dem jedoch entgegengetreten und hat entschieden, dass der § 69c Nr. 3 UrhG zu Grunde liegende Art. 4 Abs. 2 der EU-RL 2009/24 (Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen) dahin auszulegen sei, dass das Recht auf die Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms bereits dann erschöpft ist, wenn der Inhaber des Urheberrechts gegen Zahlung eines bestimmten Entgelts das Recht eingeräumt hat, diese Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen. Die Frage des Vertriebswegs habe keine Bedeutung. Wird also der Softwareüberlassungsvertrag als Lizenzvertrag bezeichnet, obwohl er durch eine zeitlich unbeschränkte Überlassung gegen Entgelt gekennzeichnet ist, so handelt es sich tatsächlich um einen Kaufvertag. Hinweis: Die Erschöpfung gem. § 69c Nr. 3 UrhG bezieht sich nicht nur auf das Recht der Verbreitung (Weitergabe), sondern auch auf das Recht der Vervielfältigung. Dies gilt allerdings nur insoweit, als dass eine weiterverkaufte Softwarekopie auch installiert (vervielfältigt) werden darf, und zwar nur dann, wenn sie zuvor von dem vorherigen Rechteinhaber gelöscht wurde. § 69c Nr. 3 UrhG erlaubt dagegen keine Vervielfältigung ein und derselben Kopie in beliebigen Stückzahlen.

A1.3 Gesetzliche Vorschriften zum Lizenzvertrag

Zwar hat der Gesetzgeber auf die Legaldefinition des Lizenzvertrages verzichtet; er hat aber Vorschriften für die Nutzung von bestimmten Schutzrechten erlassen, so für das Urheberrecht bzw. das urheberrechtliche Nutzungsrecht die §§ 31 ff. UrhG („Nutzungsrechte“) und noch spezieller, etwa durch „Besondere Bestimmungen für Computerprogramme„, durch die §§ 69c ff. UrhG. Im Markenrecht findet sich hingegen das Recht der Benutzung der Marke (§ 26 MarkenG) und Regelungen für eine freie Nutzung der Marke (z.B. § 24 MarkenG, „Erschöpfung“). Im Patentrecht existiert eine Vorschrift zur Patentlizenz (§ 15 Abs. 2 PatG).

A1.4 Lizenzvertrag und AGB-Recht

Der Lizenzvertrag unterliegt dem AGB-Recht (§§ 305 ff. BGB), wenn er gem. § 305 Abs. 1 BGB für eine Vielzahl von Fällen vorformuliert ist und einseitig von der Lizenzgeber gestellt wird, ohne daß der Erwerber über die Lizenzbedingungen verhandeln könnte. Nutzt der Lizenzgeber die Lizenzbedingungen eines Dritten (z.B. GNU GPL der Free Software Foundation für Software^[10]Spindler, Rechtsfragen der Open Source Software in: Open Source, S. 34 m.w.N.), so reicht bereits die einmalige Verwendung aus, dass der betreffende Lizenzvertrag dem Tatbestandsmerkmal der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterfällt, sofern der Verwender jene zur Sicherung seiner Interessen gebraucht^[11]BGH, Urteil vom 16.11.1990, Az. V ZR 217/89.

A1.5 Beschränkungen der Lizenz

Das vom Lizenzgeber gewährte Nutzungsrecht kann Beschränkungen enthalten, indem es

– inhaltlich,
– zeitlich oder
– räumlich

eingeengt wird. Auch unbeschränkte Nutzungsrechte sind denkbar. Beispiel für Beschränkungen: Ein Lizenzvertrag kann z.B. inhaltlich beschränkt sein, indem er die Nutzung eines Markenrechts nur für Getränke (nicht aber auch Fertiggerichte) erlaubt, indem die Markennutzung zeitlich auf die Dauer von einem Jahr beschränkt ist und das Nutzungsrecht räumlich nur für das Gebiet der Europäischen Gemeinschaft (nicht aber etwa Nordamerika) gilt.

A1.6 Beispiele für Lizenzverträge

Im Folgenden sind einige bekannte Beispiele für Lizenzverträge aufgeführt:

– Markenlizenzvertrag
– Patentlizenzvertrag / Gebrauchsmusterlizenzvertrag
– Designlizenzvertrag / Geschmacksmusterlizenzvertrag
– Urheberlizenzvertrag / Verlagsvertrag

Lizenzverträge sind allerdings auch denkbar für die Nutzung von

– Know-How

Selbstverständlich gibt es auch gemischte Lizenzverträge, die mehrere Schutzrechte umfassen und deren Nutzung kombinieren, etwa Urheber-, Marken- und ggf. Patentrechte, z.B.

– Softwarelizenzvertrag
– Filmlizenzvertrag
– TV-Lizenzvertrag

A2. Abschluss des Lizenzvertrages
(Zurück zur Übersicht)

A2.1 Rechteinhaber

Bei dem Abschluss eines Lizenzvertrages ist die Person des Lizenzgebers von wesentlicher Bedeutung für den Bestand der Lizenz. Eine Lizenz darf nur von einem Rechteinhaber vergeben werden; dies muss aber nicht notwendigerweise der Urheber, Erfinder oder Gestalter/Designer sein.

Soll in einer Erfindergemeinschaft nach Bruchteilen mit Stimmenmehrheit be-
schlossen werden, dass einem Dritten die Nutzung der Erfindung gegen Entgelt
gestattet wird, muss

Ist ein Patent auf die Leistung mehrerer Rechteinhaber (Miterfinder) zurückzuführen, so muss die Lizenz nicht gem. § 744 Abs. 1 BGB gemeinschaftlich durch alle Miterfinder erteilt werden. Die mit dem Dritten getroffene Vereinbarung muss allerdings so ausgestaltet sein, dass Teilhabern, die der Gestattung nicht zugestimmt haben, der Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen möglich bleibt.^[12]BGH, Urteil vom 09.06.2020, Az. X ZR 142/18 – Penetrometer; anders noch: OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.7.2018 Az. I-15 U 2/17

A2.2 Zustandekommen des Lizenzvertrages

Der Lizenzvertrag kommt wie jeder Vertrag durch Angebot und Annahme zustande (vgl. §§ 145 BGB).

Nach einem Warenkauf zur Verfügung gestellte Lizenzbedingungen – wie häufig bei Softwarelizenzverträgen – binden den Käufer nicht, und zwar auch dann nicht, wenn er diesen bei der Installation der Software zustimmt („Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarungen.“ / „Mit den Lizenzvereinbarungen bin ich einvestanden.“), soweit die Zustimmung zwingend erforderlich für die Installation der Software ist, die Installation also bei verweigerter Einwilligung automatisch abgebrochen wird. Wurden die Lizenzbedingungen dem Käufer vor dem Verkauf ausreichend zugänglich gemacht, sind sie möglicherweise Vertragsbestandteil geworden. Gesondert zu prüfen bliebt in diesem Fall aber noch, ob sie auch wirksam sind oder nicht gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in §§ 305 BGB verstoßen.

A2.3 Gutgläubiger Erwerb von Nutzungsrechten / Lizenzrechten

Ein gutgläubiger Erwerb von Nutzungsrechten vom Nichtberechtigten ist bei gewerblichen Schutzrechten ausgeschlossen^[13]Für Urheberrechte: BGH, Urteil vom 12.02.1952, Az. I ZR 115/51 – Parkstraße; BGH, Urteil vom 26.03.2009, Az.  I ZR 153/06 – Reifen Progressiv. Dies liegt darin begründet, dass es bei Rechten keinen Rechtsschein gibt (zB der Besitz einer Sache), an den sich der gute Glauben anknüpfen könnte.

Leitet der Lizenzgeber seine Berechtigung von einem Dritten ab, so hat der Lizenznehmer aus Eigenschutz dafür zu sorgen, dass ihm die Rechtekette bis zu dem tatsächlichen Rechteinhaber dargelegt und unter Beweis gestellt wird. Insoweit besteht für den Lizenznehmer eine Prüfungs- und Erkundigungspflicht. Verfolgt der Lizenznehmer die von ihm behauptete Rechtekette nicht zurück und verlässt er sich auf die Zusicherung des Lizenzgebers, ohne sich überprüfbare Unterlagen vorlegen zu lassen, stellt dies eine Sorgfaltspflichtverletzung dar, welche den Vorwurf der Fahrlässigkeit und damit die Verpflichtung zum Schadensersatz begründet (vgl. BGH, Urteil vom 23.04.1998, Az. I ZR 205/95; BGH, Urteil vom 28.10.1987, Az. I ZR 164/85 – Schallplattenimport III; BGH, Urteil vom 03.07.1981, Az. I ZR 106/79 – Masterbänder; OLG München, Beschluss vom 15.01.2015, Az. 29 W 2554/14[/fn]

A2.4 Rückwirkende Lizenzerteilung

Die rückwirkende Erteilung einer Lizenz ist ausgeschlossen. Das OLG Düsseldorf^[14]OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18führte insoweit aus:

„Zwar verleiht die ausschließliche Lizenz dem Lizenzinhaber im Rahmen des Vertrages ein gegen jedermann wirkendes Ausschlussrecht, das sowohl das positive Benutzungsrecht als auch das negative Verbietungsrecht umfasst (Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl., § 15 Rz. 33; vgl. auch Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, 11. Aufl., § 15 Rz. 89 m.w.N.). Dieser gegenüber jedermann wirkende Charakter der ausschließlichen Lizenz schließt es aus, die ausschließliche Lizenz durch eine spätere Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer rückwirkend in eine einfache Lizenz umzuwandeln (OLG Düsseldorf, Urt. v. 01.02.2018, Az.: I-2 U 33/15, GRUR-RS 2018, 11286, Rz. 166). Nichts anderes kann grundsätzlich für den umgekehrten Fall der rückwirkenden Umwandlung einer einfachen Lizenz in eine ausschließliche Lizenz gelten (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Abschn. D, Rz. 149). Insoweit fehlt den Parteien des Lizenzvertrags die Dispositionsbefugnis.

Eine rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz ist jedoch unbedenklich, wenn der Lizenznehmer sie in dem erfassten Zeitraum faktisch ohnehin im Einverständnis mit dem Schutzrechtsinhaber als Solche ausgeübt und von der unter Schutz gestellten technischen Lehre Gebrauch gemacht hat. In einem solchen Fall bringt die nachträgliche „Erteilung“ einer ausschließlichen Lizenz die bereits ohnehin faktisch bestehende Sachlage letztlich nur in Papierform. Die nachträgliche Lizenzierung entspricht dann einer nachträglichen Genehmigung der bis dahin geübten Praxis, die dem Umstand Rechnung trägt, dass der Lizenznehmer faktisch ohnehin schon dieselbe Stellung hatte wie später unter der Geltung des ausschließlichen Lizenzvertrages. Diese Ausschließlichkeitsstellung rechtfertigt es, ihn auch als zur Geltendmachung in diesem Zeitraum fallender Schadensersatzansprüche legitimiert anzusehen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2011, Az.: I-2 U 146/11, BeckRS 2011, 20931).“

A3. Form des Lizenzvertrages
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A3.1 Formvorschriften zur Lizenz

Die Lizenz bedarf von Gesetzes wegen keiner Form.^[15]OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2018, Az.: I-2 U 30/16; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2017, Az.: I-2 U 39/16 Notwendig ist nur das Vorliegen übereinstimmender Willenserklärungen von Lizenzgeber und Lizenznehmer^[16]OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2018, Az.: I-2 U 30/16. Nutzungsrechte können im Rahmen eines Lizenzvertrages also mündlich, schriftlich – oder sogar stillschweigend durch schlüssiges (konkludentes) Verhalten erfolgen^[17]BGH, Urteil vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18 – Valentins; BGH, Urteil vom 18.10.2017, Az. I ZR 6/16 – media control; OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18; OLG Düsseldorf, … Weiterlesen. Entsprechendes gilt für das – zum nationalen Recht gehörende – europäische Patentrecht. Das Schriftformerfordernis des Art. 72 EPÜ bezieht sich allein auf die rechtsgeschäftliche Übertragung von europäischen Patentanmeldungen.^[18]OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18

A3.2 Eintragung der Lizenz im Register

Die nach § 30 Abs. 4 PatG mögliche Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister – oder auch die Eintragung einer (ausschließlichen/einfachen) Lizenz in das Markenregister (§ 30 Abs. 6 MarkenG iVm. § 42a MarkenVO) – ist für die Gültigkeit des Erwerbs der Lizenz nicht erforderlich. Eine Eintragung der Lizenz in das Patentregister hat für die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner – wie auch diejenigen des Lizenznehmers gegenüber Dritten – keine materiell-rechtliche Bedeutung^[19]OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2018, Az.: I-2 U 30/16. Die Eintragung der Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung (Art. 73 EPÜ) in das europäische Patentregister ist ebenfalls nicht Voraussetzung für eine wirksame Lizenzeinräumung; sie hat nur eine Legitimationswirkung.^[20]OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, Az. 2 U 11/18; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2018, Az. I-2 U 30/16

Auch die sog. Stock Keeping Unit (SKU) ist für die Gültigkeit des Erwerbs der Lizenz nicht erforderlich. Hierbei handelt es sich lediglich um die vom Softwarehersteller für eine Softwarelizenz vergebene Artikelnummer.

A3.3. Nachweis des Lizenzvertrags

Ein schriftlicher Nutzungsvertrag (Lizenzvertrag) ist jedoch schon deshalb empfehlenswert, um die Berechtigung zur Nutzung des Schutzrechts nachweisen zu können und spätere Rechtsstreite über den Umfang der Nutzungsberechtigung oder der Vergütung (Lizenzgebühr) zu vermeiden. Der BGH^[21]BGH, Urteil vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18 – Valentins hat insoweit ausgeführt:

„Der Nachweis der Berechtigung zur Nutzung eines Zeichens aufgrund eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags unterliegt keinen geringen Anforderungen. …

Die Anforderungen an den Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrags gelten für alle Fälle des kaufmännischen Geschäftsverkehrs, in denen in der Regel eine Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgt. Sie betreffen nicht nur den vom Zeicheninhaber zu führenden Nachweis für das Bestehen eines Lizenzvertrags mit dem Zeichennutzer, wenn Letzterer sich auf den Er-werb von eigenen Rechten am Zeichen beruft. Vielmehr gelten sie auch für den Fall des vom Zeichennutzer zu erbringenden Nachweises einer Zustimmung des Zeicheninhabers zur Zeichennutzung (BGH, GRUR 2016, 201 Rn. 32 – Ecosoil). Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags kann allerdings nicht nur durch Vorlage eines (schriftlichen) Lizenz- oder Gestattungsvertrags erbracht werden. Vielmehr genügt im Allgemeinen die Vorlage einer (schriftlichen) Dokumentation des Vertragsschlusses (BGH, GRUR 2016, 201 Rn. 33 – Ecosoil).“

Ist der Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen Kaufleuten streitig, kann die Existenz dieses Lizenzvertrages in der Regel nur durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation des Vertragsschlusses nachgewiesen werden.^[22]BGH, Urteil vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18 – Valentins; BGH, Urteil vom 23.06.2016, Az. I ZR 241/14 – Baumann II; BGH, Urteil vom 23.10.2015, Az. I ZR 173/14 – Ecosoil; BGH, Urteil … Weiterlesen Die Vorlage eines (schriftlichen) Lizenz- oder Gestattungsvertrags ist indes nicht erforderlich^[23]so ausdrücklich: BGH, Urteil vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18 – Valentins

A4. Inhalt des Lizenzvertrags
(Zurück zur Übersicht)

Der Inhalt eines Lizenzvertrages kann im Rahmen des geltenden Rechts (z.B. Kartellrecht, §§ 1 ff. GWB) zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer frei vereinbart werden (Grundsatz der Vertragsfreiheit).

Das LG München I^[24]LG München I, Endurteil vom 25.02.2021, Az. 7 O 8011/20 hat hierzu ausgeführt:

„Mangels feststehenden Rechtscharakters (vgl. oben Ziff. 4.1) ist nicht vorgegeben, was eine antragende Willenserklärung [Anm.: für einen Lizenzvertrag] zwingend enthalten muss. Insofern ist die Bestimmung des Rechtscharakters erforderlich, um entscheiden zu können, welche allgemeinen Regelungen das Gesetz enthält und worüber die Parteien eine individuelle Einigung erzielen müssen. Da eine hinreichende gesetzliche Regelung fehlt, wird versucht, den Lizenzvertrag als Rechtspacht oder als Kombination von Befugnissen und Verpflichtungen verschiedener normierter Vertragsarten zu erfassen (Typenmischvertrag), bei dem für die einzelnen Rechte und Pflichten Rechtsnormen herangezogen werden, die für den jeweiligen Vertragsbestandteil passend erscheinen. Zudem besteht eine gewisse Verwandtschaft zur Rechtspacht (§ 581 Abs. 1 BGB), so dass lückenfüllend auf die Vorschriften des Pachtrechts (§§ 581 ff BGB) und über § 581 Abs. 2 BGB des Mietrechts (§§ 535 ff BGB) zurückgegriffen werden könnte, während auch eine Nähe der Lizenz zum Rechtskauf vertreten wird (vgl. McGuire, [Anm.: in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020], § 15 Rn. 167 ff.).

Bestimmte Regelungsabschnitte sind bei dem Aufbau des Lizenzvertrages üblich geworden:

1. Identität des Lizenzgebers, gesetzlich Vertretungsberechtigte/r, Adresse (Rubrum)
2. Identität des Lizenznehmers, gesetzlich Vertretungsberechtigte/r, Adresse
3. Beschreibung des Vorhabens (Präambel)
4. ggf. Definitionen
5. Beschreibung des Schutzrechts (Lizenzgegegenstand)
6. Vereinbarung des Nutzungsrechts (Nutzungsrahmen)
7. Rechte und Pflichten der Parteien
8. Vereinbarung der Vergütung (Lizenzmodell / Lizenzgebühren)
9. Vereinbarung der Regressmöglichkeiten (Haftung, Gewährleistung)
10. Vereinbarung zur Vertragslaufzeit (auch Kündigungsmöglichkeiten, Vertragsende)
11. Vertragsstrafen
12. Sonstiges

Im Einzelnen wird in obigem Schema z.B. bei der Vereinbarung des Nutzungsrechts festgelegt, dass der Lizenzgeber für die Nutzbarkeit des Schutzrechts während der Vertragslaufzeit zu sorgen hat, indem er z.B. rechtzeitig amtliche Verlängerungsgebühren für den Fortbestand des Schutzrechts entrichtet und Einwirkungen auf das Schutzrecht durch Rechteverletzer (Dritte) unverzüglich anwaltlich unterbinden lässt. Der Lizenznehmer wiederum hat die Lizenzgebühren zu bezahlen und möglicherweise bestimmte Vorgaben bei der Nutzung des Schutzrechts einzuhalten.

A5. Lizenzarten
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Die Nutzung eines Schutzrechts kann durch den Lizenzvertrag gegenüber dem Lizenznehmer beschränkt werden (s. oben Ziff. 1). Der Lizenzvertrag kann allerdings auch gegenüber dem Lizenzgeber Beschränkungen enthalten. Unterschieden wird zwischen der einfachen und der ausschließlichen Lizenz:

A5.1 Einfache Lizenz

Eine einfache Lizenz gewährt einfache Nutzungsrechte, die dem Lizenznehmer nicht exklusiv zustehen. Der Lizenzgeber kann das Nutzungsrecht in der Folge selbst weiter benutzen, aber auch Dritten einräumen. Hierbei ist der Lizenzgeber nicht beschränkt. Der Lizenznehmer darf bei einem einfachen Lizenzvertrag auch ohne Einwilligung des Lizenzgebers keine Unterlizenzen vergeben.

A5.2 Ausschließliche Lizenz / Betriebslizenz / Alleinlizenz

Eine ausschließliche Lizenz enthält ausschließliche Nutzungsrechte, die dem Lizenznehmer exklusiv zustehen. Der Lizenzgeber kann das Nutzungsrecht in der Folge nicht ohne Weiteres selbst nutzen oder Dritten gewähren. Hierbei ist der Lizenzgeber also beschränkt. Die  Ausschließlichkeit der Lizenz kann inhaltlich, zeitlich oder räumlich beschränkt werden. Die ausschließliche Lizenz oder das ausschließliche Nutzungsrecht kann grundsätzlich übertragen und vererbt werden. Eine Betriebslizenz ist üblicherweise an einen bestimmten Betrieb gebunden und kann daher auch nur im Rahmen des Betriebes, dem sie gewährt wurde, übertragen werden. Behält sich der Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer eine Selbstnutzung vor, ist aber eine weitere Lizenzerteilung an Dritte ausgeschlossen, spricht man von einer sog. Alleinlizenz des Lizenznehmers.

A5.3 Kreuzlizenz („Cross-License“)

Eine Kreuzlizenz oder „cross-license“ ist ein Lizenztauschvertrag im Rahmen einer Schutzrechtsgemeinschaft (Joint Venture)^[25]Beispiel IBM/Dell Dies kann zur Vereinfachung von Entwicklungsprojekten erfolgen, aber auch zur Abwehr von Schutzrechtesklagen außenstehender Personen oder Unternehmen^[26]Beispiel Google/Matroska/Xiph.Org Foundation

A5.4 Rücklizenz

Von einer Rücklizenz wird gesprochen, wenn der Eigentümer eines Schutzrechts dieses veräußert und sich von dem Erwerber eine Lizenz zur einfachen Ausübung des Schutzrechts, beispielsweise zur Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeit, einräumen lässt^[27]OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.11.2021, Az. 2 U 16/21

A5.5 Zwangslizenz

Bei einer Zwangslizenz genießt der Rechteinhaber keine oder eine nur eingeschränkte Vertragsfreiheit, weil ein Lizenzinteressierter die Erteilung der Lizenz erzwingen kann. Zwangslizenzen sind demnach – im Unterschied zu freiwilligen Lizenzen – Lizenzen, die durch staatlichen Eingriff entstehen und die nicht auf dem freien und autonomen Willen der Parteien beruhen.^[28]Schikorra, Die Zwangslizenz im Patentrecht, S. 5 m.w.N. in Fn. 19 Die Zwangslizenz findet sich etwa im Patentrecht (§ 24 PatG), Gebrauchsmusterrecht (§ 20 GebrMG), Sortenschutzrecht (§ 12 SortenschutzG, § 12a SortenschutzG) oder Urheberrecht (§ 42a UrhG).

Die Erteilung einer Zwangslizenz im Patentrecht muss gem. § 81 PatG eingeklagt werden. Dies kann in besonderen Fällen auch im Wege der einstweiligen Verfügung geschehen, vgl. § 85 PatG.^[29]BGH, Urteil vom 11.07.2017, Az. X ZB 2/17 – Raltegravir

Voraussetzung für eine Zwangslizenz ist, dass (1) das Schutzrecht bereits erteilt wurde (sich also nicht nur im Eintragungsverfahren befindet), 2) sich der Lizenzinteressierte zunächst erfolglos bemüht hat, von dem Eigentümer des Schutzrechts eine Lizenz gegen angemessene Vergütung und Bestellung einer entsprechenden Sicherheit zu erhalten^[30]Der Lizenzinteressierte genügt dabei seiner Pflicht, eine angemessene Vergütung anzubieten, bereits dadurch, dass er seine Bereitschaft dazu grundsätzlich erklärt. Nicht verlangt werden kann, … Weiterlesen und 3) der Lizenzinteressierte das Schutzrecht für eigene Rechnung zu benutzen beabsichtigt (keine Zwangslizenz zu Gunsten Dritter). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhält der Lizenzinteressierte eine Zwangslizenz, wenn der Lizenzinteressierte eine von dem zu lizenzierenden Schutzrecht abhängiges eigenes Schutzrecht besitzt, welches eine wesentliche Weiterentwicklung der Technik darstellt oder ein öffentliches Interesse an der Erteilung der Zwangslizenz besteht. Die Frage, ob ein öffentliches Interesse besteht, unterliegt als unbestimmter Rechtsbegriff der Auslegung der Rechtsprechung und damit einer Betrachtung des Einzelfalls, die dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung trägt^[31]BGH, Urteil vom 05.12.1995, Az. X ZR 26/92 – Polyferon; BGH, Beschluss vom 03.06.1970, Az. X ZB 10/70 – Cafilon. Das öffentliche Interesse der Allgemeinheit an der Erteilung einer Zwangslizenz muss so groß sein, dass es den schwerwiegenden Eingriff in das Schutzrecht gegen den Willen des Rechteinhabers rechtfertigt. Dies kann der Fall sein, wenn zur Nutzung einer Industrienorm oder einer normähnlichen Vereinbarung die Nutzung eines Schutzrechtes notwendig ist oder aber eine bestimmte medizinische Behandlungsmethode oder ein Arzneimittelwirkstoff im Rahmen der allgemeinen Gesundheitspflege jedem zugänglich sein soll und keine andere mehr oder weniger gleichwertige Behandlungsmöglichkeit vorhanden ist^[32]BGH, Urteil vom 05.12.1995, Az. X ZR 26/92 – Polyferon. Eine missbräuchliche Nutzung seiner Rechtsstellung durch den Rechteinhaber oder andere Bedingungen müssen hingegen nicht gegeben sein^[33]BGH, Urteil vom 05.12.1995, Az. X ZR 26/92 – Polyferon mit weiteren Beispielen aus der Rechtsprechungen, die nicht mehr „ohne Weiteres“ als Gründe herangezogen werden können.

A5.6 Benutzungsanordnung

Eine besondere Form der Entrechtung stellt die Benutzungsanordnung dar. Sie ist in § 13 PatG geregelt. § 13 Abs. 1 PatG bestimmt:

„Die Wirkung des Patents tritt insoweit nicht ein, als die Bundesregierung anordnet, daß die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Sie erstreckt sich ferner nicht auf eine Benutzung der Erfindung, die im Interesse der Sicherheit des Bundes von der zuständigen obersten Bundesbehörde oder in deren Auftrag von einer nachgeordneten Stelle angeordnet wird.“

Zu einer solchen Benutzungsanordnung gehören das am 28.03.2020 in Kraft getretene (Erste) Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27.03.2020^[34]BGBl. 2020 Teil I Nr. 14, S. 587 und das am 23.05.2020 in Kraft getretene Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 19.05.2020^[35]BGBl. 2020, Teil I Nr. 23, S. 1018, 22.05.2020.^[36]allgemein: Busche/Wasnick, Patente als „öffentliches Gut“?

Die Benutzungsanordnung begünstigt Dritte. Die Benutzungsanordnung beinhaltet die Herstellung, das Angebot und die Vermarktung von Produkten, die von dem Patent geschützt sind. Im Gegensatz zu der Zwangslizenz darf der Dritte bei einer Benutzungsanrodnung dias Patent nur zur Förderung des Gemeinwohls nutzen, nicht für eigene gewerbliche Zwecke.

A5.6 Gesetzliche Lizenz

Eine gesetzliche Lizenz liegt vor, wenn der Gesetzgeber das Nutzungsrecht an dem Schutzrecht für eine unbestimmte Anzahl von Interessenten freistellt, den Rechteinhaber also insoweit partiell entrechtet.Hierzu gehört etwa die Freistellung der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch (§ 53 UrhG) oder die Vervielfältigung von Werken für die Nutzung durch Menschen mit Behinderung (§ 45a UrhG). Weitere Beispiele finden sich bei Wikipedia^[37]Wikipedia: Gesetzliche Lizenz

A5.8 Negative Lizenz / „Freedom-to-operate-Lizenz“

Lediglich eine Unterart der einfachen Lizenz, also keine eigenständige Lizenzart, ist die sog. negative Lizenz („freedom-to-operate-Lizenz“)^[38]LG München I, Urteil vom 08.01.2015, Az. 7 O 28263/13; LG München I, Urteil vom 21.08.2014, Az. 7 O 11811/12. Hierbei verpflichtet sich der Lizenzgeber, sich gegenüber dem Lizenznehmer hinsichtlich der Ausübung von Schutzrechten zu enthalten. Es ist also ein Stillhalteabkommen. Hierzu kann die Formulierung „X will not assert any rights“ verwendet werden^[39]LG München I, Urteil vom 08.01.2015, Az. 7 O 28263/13. Dogmatisch erkennt die Rechtsprechung auch in der negativen Lizenz, wie bei einer positiven einfachen Lizenz, als Kerngehalt die Einräumung eines positiven Nutzungsrechts oder aber – wo bereits rechtliche Ansprüche entstanden sind, und es allein darum geht, dass diese bestehenden Ansprüche nicht geltend gemacht werden sollen, ein pactum de non petendo^[40]LG München I, Urteil vom 08.01.2015, Az. 7 O 28263/13.

A5.9 Welche Lizenz erlaubt dem Lizenznehmer die Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen?

Je nach Lizenzart (einfache oder ausschließliche Lizenz) hat der Lizenznehmer auch die Möglichkeit, Schutzrechtsverletzungen gegenüber Dritten selbst, also ohne Unterstützung des Lizenzgebers, zu unterbinden. Bei einer quasi-dinglich gemeinten ausschließlichen Lizenz hat der Lizenznehmer das Recht, den Rechteverletzer selbst und durch eigenen Rechtsanwalt im Wege der Abmahnung auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen und Annexansprüche (Auskunft, Rechnungslegung, Schadensersatz) geltend zu machen. Diese Möglichkeiten stehen dem Lizenznehmer im Rahmen einer einfachen Lizenz nicht zur Verfügung; hier muss der Lizenznehmer den Lizenzgeber auf die Rechteverletzung aufmerksam machen und diesen die Rechtsverletzung unterbinden lassen. Eine solche Anzeige empfiehlt sich für den einfachen Lizenznehmer schon insoweit, als dass der einfach Lizenzberechtigte in der Regel keinen Einblick hat, welchen Drittparteien der Lizenzgeber ebenfalls Nutzungsrechte eingeräumt hat.

A6. Lizenzgebühren
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A6.1 Allgemeines

Für die Überlassung des Schutzrechts zur Nutzung können die Parteien Lizenzgebühren vereinbaren. Statt oder neben der Zahlung von Lizenzgebühren eine Kostenbeteiligung an der Schutzrechtsverwaltung vereinbart werden. Im Hinblick auf die Vergütung haben sich verschiedenste Lizenzmodelle entwickelt, von denen im Folgenden nur die üblichsten im Folgenden dargestellt werden. Interessant für die Bestimmung der Höhe der Vergütung ist Nr. 10 der „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst” ^[41]Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst des BMAS. Um die Lizenzgebühren berechnen zu können, wird in dem Lizenzvertrag häufig für den Lizenzgeber ein Recht auf Auskunft und Rechnungslegung (ggf. mit sog. Wirtschaftsprüfervorbehalt) vereinbart.

Im Falle der offenen Lizenz wird hingegen auf eine Vergütung verzichtet.

A6.2 Stücklizenz

Bei einer Stücklizenz zahlt der Lizenznehmer an den Lizenzgeber pro verkauftem Produkt (Stück) einen festen Lizenzbetrag oder einen bestimmten Prozentsatz vom Nettoverkaufspeis je verkauften Produkt (Stück). Wird ein prozentualer Anteil gewählt, kommt es für die Bestimmung der Höhe des Prozentsatzes auf unterschiedliche Faktoren an, wie z.B. die Branche, die Konkurrenzlage oder die Umsatzmöglichkeiten. Üblich sind Lizenzsätze zwischen 1% und 10 %.

A6.3 Pauschallizenz

Bei einer Pauschallizenz wird die Nutzung des Schutzrechts von dem Lizenznehmer einmalig vergütet oder einmalig für einen bestimmten Zeitraum. Er kann dann das Schutzrecht unbeschränkt nutzen.

A6.4 Umsatzlizenz

Bei der Umsatzlizenz wird die Lizenzgebühr prozentual zum Umsatz des Lizenznehmers, den dieser unter Nutzung des Schutzrechts erwirtschaftet, berechnet.

A6.5 Gewinnlizenz

Bei der Gewinnlizenz wird die Lizenzgebühr prozentual zum Gewinn des Lizenznehmers, den dieser unter Nutzung des Schutzrechts erwirtschaftet, berechnet.

A6.6 Mindestlizenz

Bei einer Mindestlizenz wird eine umsatz- oder stückzahlorientierte Lizenzberechnung gewählt, die jedoch einen bestimmten Mindestsatz nicht unterschreiten darf. Dies bedeutet, dass der Lizenznehmer selbst bei Nichterreichens der ursprünglich geplanten Stück- oder Umsatzzahlen diese Mindestlizenzgebühr an den Lizenzgeber zu entrichten hat.

A6.7 FRAND-Lizenz

Bei einer FRAND-Lizenz (FRAND, engl.: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, dt.: fair, angemessen und diskriminierungsfrei) werden nach einer Wikipedia-Definition „Lizenzbedingungen für Patente und ähnliche breite Ausschlussrechte bezeichnet, bei denen die Patentinhaber von den Nutzern eines Standards in einer sanften Weise Gebühren erhalten, die die Akzeptanz des Standards nicht unnötig gefährdet. Man könnte auch von Standards mit einheitlicher Gebührenregelung oder, vereinfacht, Bezahl-Standards sprechen. Das üblicherweise individuell durchgeführte Lizenzierungsverfahren wird damit in einer Form verallgemeinert, die das Verfahren faktisch wie eine Warenbestellung ablaufen lässt und für den Lizenznehmer dadurch ebenso überschaubar wie berechenbar macht. Staffelungen nach Anwendungsgebiet oder Stückzahlen sind möglich.“^[42]Wikipedia-Eintrag „FRAND“; Rechtsprechung zur FRAND-Lizenz: BGH, Urteil vom 24.11.2020, Az. KZR 35/17 – FRAND-Einwand II; BGH, Urteil vom 05.05.2020, Az. KZR 36/17 – … Weiterlesen

A6.10 Fiktive Lizenz / fiktive Lizenzgebühren (Schadensersatz nach Lizenzanalogie)

A6.10.1 Allgemein

Die fiktive Lizenz ist, wie es der Name schon andeutet, keine tatsächliche Nutzungsberechtigung, sondern Ausgangspunkt zur Berechnung des Schadens bei einer Schutzrechtsverletzung.

Wird ein Schutzrecht verletzt, hat der Rechtsinhaber drei Möglichkeiten, den entstandenen Schaden zu berechnen^[43]vgl. z.B. § 14 Abs. 6 MarkenG:

1) konkrete Schadensberechnung,
2) Gewinnabschöpfung und
3) fiktive Lizenzgebühr.

Die Schadensberechnungsform der fiktiven Lizenz findet in Folge der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums oder kurz EU-Durchsetzungsrichtlinie^[44]Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. EU Nr. L 157/45, berichtigt Abl. EU Nr. L 195/16 und ABl. EU … Weiterlesen u.a. gesetzliche Regelung in § 14 Abs. 6 S. 3 MarkenG, § 139 Abs. 2 S. 2 PatG und § 97 Abs. 2 S. 3 UrhG. Dort heißt es jeweils: „Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.“

Für die Berechnung einer solchen „angemessenen Vergütung“ ist „rein objektiv darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten“.^[45]BGH, Urteil vom 22.03.1990, Az. I ZR 59/88 – Lizenzanalogie; BGH, Urteil vom 06.03.1980, Az. X ZR 49/78 – Tolbutamid; OLG Nürnberg, Urteil vom 01.08.2023, Az. 3 U 2910/22 Der geschädigte Rechteinhaber („vernünftige Lizenzgeber“) darf dabei nicht einfach den von ihm üblicherweise vertraglich angebotenen Preis heranziehen, jedenfalls dann nicht, wenn sich dieser Preis nicht bereits als branchenübliche Vergütung durchgesetzt hat.^[46]BGH, Urteil vom 18.06.2020, Az. I ZR 93/19 Dabei hat der Rechteinhaber zu beweisen, dass sich der von ihm geforderte Lizenzpreis am Markt durchgesetzt hat.^[47]BGH, Urteil vom 18.06.2020, Az. I ZR 93/19 Ebensowenig ist es dem geschädigten Rechteinhaber übrigens möglich, bei der Bestimmung des objektiven Werts einer Lizenz auf solche Preise abzustellen, die im Rahmen einer Nachlizenzierung nach erfolgter Abmahnung erzielt wurden, da der geschädigte Rechteinhaber in den Vertragsverhandlungen eine bessere Verhandlungsposition hat und die dort erzielten Preise auch immer dazu gedacht sind, bisherige Rechtsverletzungen mitabzugelten.^[48]BGH, Urteil vom 18.06.2020, Az. I ZR 93/19

Bei der Schätzung der Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr darf nicht außer Betracht bleiben, dass vernünftige Lizenzvertragspartner die Fixkosten berücksichtigen würden, da jeder Betrieb langfristig nur lebensfähig ist, wenn er auch diese Kosten decken kann.^[49]BGH, Urteil vom 02.11.2000, Az. I ZR 246/98 – Gemeinkostenanteil.

Der Umstand, dass die Marke ausschließlich in der Werbung und nicht zugleich bei der Produktkennzeichnung verwendet wurde, kann bei einer Umsatzlizenz je nach den Umständen des Einzelfalls schon für sich genommen lizenzmindernd zu berücksichtigen sein. Das Markengesetz unterscheidet bei der Markenrechtsverletzung zwar nicht zwischen der Kennzeichnung fremder Erzeugnisse und der Werbung mit einer geschützten Bezeichnung. Das schließt es jedoch nicht aus, dass diese an der Intensität der Nutzung der geschützten Bezeichnung orientierte Erwägung bei der Schadensermittlung zu berücksichtigen sein kann^[50]BGH, Urteil vom 22.09.2021, Az. I ZR 20/21; OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.12.2001, Az. 27 U 12/01; OLG Hamburg, Urteil vom 09.02.2017, Az. 5 U 222/12.

Zur Rechtsnatur der Lizenzanalogie als Bereicherungsanspruch erläutert der Bundesgerichtshof^[51]BGH, Teilversäumnis- und Endurteil vom 23.06.2005, Az. I ZR 263/02 – Catwalk:

„a) Der bei der schuldhaften Verletzung von gewerblichen Schutzrechten … zulässigen Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie (vgl. BGHZ 145, 366, 376 – Gemeinkostenanteil) liegt die Überlegung zugrunde, daß der Verletzer grundsätzlich nicht anders stehen soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzgebühr entrichtet hätte (BGHZ 119, 20, 27 – Tchibo/ Rolex II; BGH, Urt. v. 14.3.2000 – X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 688 = WRP 2000, 766 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; Eichmann in: Eichmann/ v. Falckenstein aaO § 42 Rdn. 15). Angesichts der normativen Zielsetzung dieser Schadensberechnungsmethode ist es unerheblich, ob es bei korrektem Verhalten des Verletzers im konkreten Fall tatsächlich zu einer entsprechenden Lizenzerteilung gekommen wäre (BGHZ 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II, m.w.N.); entscheidend ist vielmehr allein, daß der Verletzte die Nutzung nicht ohne Gegenleistung gestattet hätte (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.1993 – I ZR 148/91, GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; Urt. v. 2.2.1995 – I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 351 = WRP 1995, 393 – Objektive Schadensberechnung). Zulässig ist die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr überall dort, wo die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich möglich und verkehrsüblich ist (BGHZ 44, 372, 374 – Meßmer-Tee II; 60, 206, 211 – Miss Petite; BGH, Urt. v. 22.3.1990 – I ZR 59/88, GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie). Der Sache nach handelt es sich bei dieser Berechnung um einen dem Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 2. Altern., § 818 Abs. 2 BGB entsprechenden Anspruch (vgl. BGHZ 77, 16, 25 – Tolbutamid).“

A6.10.2 Fiktive Lizenzgebühren bei Urheberrechtsverletzung

Bei einer Urheberrechtsverletzung im Internet kommt es für die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühern unter anderem auf die Intensität der Nutzung, insbesondere ihre Dauer, und die Qualität des Lichtbilds an. Soweit damit objektiv eine Erhöhung des wirtschaftlichen Werts der Bildernutzung verbunden ist, ist ferner der für die Erstellung des Lichtbilds erforderliche Aufwand zu berücksichtigen.^[52]BGH, Urteil vom 13.09.2018, Az. I ZR 187/17 – Foto eines Sportwagens; OLG Nürnberg, Urteil vom 01.08.2023, Az. 3 U 2910/22 Maßgebliche Bedeutung kommt einer zur Zeit der Verletzungshandlung am Markt durchgesetzten eigenen Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers zu^[53]BGH, Urteil vom 13.09.2018, Az. I ZR 187/17 – Foto eines Sportwagens; OLG Nürnberg, Urteil vom 01.08.2023, Az. 3 U 2910/22. Kann das Gericht sich davon überzeugen, dass eine ausreichende Zahl von Lizenzverträgen nach dem Vergütungsmodell der Klagepartei abgeschlossen wurde, kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob die in den Lizenzverträgen aufgeführten Lizenzsätze und sonstigen Konditionen allgemein üblich und objektiv angemessen sind. Soweit die Klagepartei die in ihrem dreistufigen Lizenzmodell vorgesehenen Lizenzgebühren verlangt und erhält, rechtfertigt dieser Umstand die Feststellung, dass vernünftige Vertragsparteien bei vertraglicher Lizenzeinräumung eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten. Werden die vom Verletzten geforderten Lizenzsätze für die eingeräumten Nutzungsrechte auf dem Markt gezahlt, können sie einer Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie auch dann zu Grunde gelegt werden, wenn sie über dem Durchschnitt vergleichbarer Vergütungen liegen (BGH, Urteil vom 26.03.2009, Az. I ZR 44/06 – Resellervertrag).

Die Empfehlung der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing (MFM), ein ein Arbeitskreis des Bundesverbandes professioneller Bildanbieter e.V. (BVPA) kann ausnahmsweise zur Berechnung der fiktiven Lizenzgebühren herangezogen werden, wenn
(1) es sich um Lichtbilder eines professionellen Fotografen handelt,
(2) die nicht mehr reproduzierbar sind (z.B. bereits abgereissener Palast der Republik) und
(3) durch Vorlage von Rechnungen belegt werden kann, das Lizenzen in ähnlicher Höhe – sei es auch für andere Nutzungsarten – erzielt worden sind.^[54]OLG Köln, Urteil vom 11.01.2019, Az. 6 U 10/16

A7. Unterlizenz / Lizenzübertragung
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A7.1 Definition Unterlizenz

Mit einer Unterlizenz gibt der Lizenznehmer einem Dritten ein Teil des Nutzungsrechts oder dieses insgesamt zur Nutzung weiter. Dabei kann der Lizenznehmer das Lizenzrecht als sog. Mutterrecht behalten.

A7.2 Recht zur Erteilung von Unterlizenzen

Das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen bedarf allerdings der Einwilligung des Lizenzgebers. Dies gilt insbesondere für die einfache Nutzungslizenz, welche kein Recht der Unterlizenzierung enthält^[55]LG Düsseldorf, Urteil vom 12.02.2008, Az. 4a O 432/06. Doch selbst bei der Übertragung des ausschließlichen Nutzungsrechts soll der Lizenznehmer gemäß §§ 31 Abs. 3, 35 UrhG nicht automatisch das Recht erhalten, seinerseits ohne Zustimmung des Urhebers Unterlizenzen an Dritte zu erteilen^[56]LG Leipzig, Urteil vom 13.11.2006, Az. 5 O 1408/06. Ein Recht zur Lizenzierung von Dritten muss deshalb zwischen dem Urheber und dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechtes ausdrücklich vereinbart werden oder es muss sich jedenfalls aus den Umständen des Vertragsschlusses eindeutig ergeben, dass von Seiten des Urhebers ein solches Recht dem Inhaber des Nutzungsrechtes eingeräumt werden soll^[57]LG Leipzig, Urteil vom 13.11.2006, Az. 5 O 1408/06.

A7.3 Schicksal der Lizenz bei Schutzrechtsübertragung

Wird eine Marke, ein Patent oder ein anderes Schutzrecht auf einen Dritten übertragen, besteht der Lizenzvertrag auch nach dem Übergang der Marke zwischen dem ursprünglichen Lizenzgeber und dem Lizenznehmer fort. Der Dritte kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten^[58]BGH, Urteil vom 23.10.2015, Az. I ZR 173/14 – Ecosoil; BGH, Urteil vom 23.03.1982, KZR 5/81 – Verankerungsteil.

A7.4 Schicksal der Lizenz nach Beendigung des Lizenzvertrages

Mit der Beendigung des Lizenzvertrages fällt das Lizenzrecht an den Lizenzgeber kraft Gesetzes zurück, wenn die Parteien keine andere Regelung getroffen haben^[59]BGH, Urteil vom 19.07.2012, Az. I ZR 70/10 – M2Trade. Dies entspricht nicht nur der Regelung, die das Urheberrechtsgesetz für den Fall des Rückrufs des Nutzungsrechts (§ 41 Abs. 5, § 42 Abs. 5 UrhG) getroffen hat, sondern auch der als exemplarisch anzusehenden Regelung des § 9 Abs. 1 VerlG, die für den Verlagsvertrag ausdrücklich bestimmt, dass das Verlagsrecht mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses erlischt. Der Lizenznehmer kann sich nach Beendigung des Lizenzvertrags gegenüber dem Lizenzgeber nicht darauf berufen, während der Laufzeit des Lizenzvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben^[60]BGH, Urteil vom 27.03.2013, Az. I ZR 93/12 – Baumann I.

A7.5 Schicksal der Unterlizenz nach Beendigung der Hauptlizenz

War der Lizenzgeber mit der Einräumung einer Unterlizenz einverstanden, stellt sich die Frage, ob die Unterlizenz mit der Hauptlizenz erlischt oder eigenständig fortbesteht. Hat der Hauptlizenznehmer, welcher über ein ausschließliches Nutzungsrecht verfügt, einem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr eingeräumt, erlischt das einfache Nutzungsrecht nicht, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht aufgrund eines wirksamen Rückrufs des Nutzungsrechts durch den Urheber wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG) erlischt^[61]BGH, Urteil vom 26.03.2009, Az. I ZR 153/06 – Reifen Progressiv. Weiterhin gilt auch in den Fällen, in denen der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen fortlaufende Zahlung von Lizenzgebühren eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen erlischt, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht zum Erlöschen der Unterlizenz führt^[62]BGH, Urteil vom 19.07.2012, Az. I ZR 70/10 – M2Trade.

A7.6 Vertragliches Verbot zur Erteilung von Unterlizenzen

Das Verbot, Unterlizenzen zu erteilen oder die Lizenz zu übertragen ist rechtmäßig, wenn die Person des Verwerters – wie regelmäßig – von Bedeutung ist^[63]OLG Frankfurt a.M., WuW/E DE-R 2018, 2025 – Harry Potter. Ein Verbot von Unterlizensierungen ist im Übrigen auch in der Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfervereinbarungen (TT-GVO) vorgesehen^[64], welche die EU-Kommission im Rahmen von urheberrechtlichen Weiterverkaufs-Lizenzen anwenden will.^[64]Europäische Kommission, Leitlinien Technologietransfer, Rn. 48, Rn. 183

A8. Haftung beim Lizenzvertrag / Mängel des Nutzungsrechts
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Der Lizenzgeber steht dafür ein, dass das Schutzrecht, welches er lizensiert, Bestand hat, also insbesondere nicht wegen formeller Versäumnisse verfällt und frei von Rechten Dritter ist. Weiterhin hat der Lizenzgeber dafür zu sorgen, dass soweit Lizenzgegenstand ein Patent ist, dieses technisch ausführbar ist. Für die erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung des Patents haftet der Lizenzgeber nicht; die ertragreiche Vermarktung obliegt vielmehr dem Lizenznehmer und seinem kaufmännischen Geschick.

Erweist sich der Lizenzgeber in Bezug auf das Nutzungsrecht als Nichtberechtigter bestehen für den Lizenznehmer erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Risiken. Der Lizenznehmer kann in diesem Fall von einem Dritten, der bessere Rechte an dem lizensierten Schutzrecht besitzt (z.B. prioritätsältere Marke), auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Schadensersatz, Vernichtung und Rückruf in Anspruch genommen werden. Der Lizenznehmer kann den Dritten nicht an den Lizenzgeber verweisen; er haftet vielmehr selbst und unmittelbar, ggf. neben dem Lizenzgeber. Ein gutgläubiger Erwerb des Schutzrechts ist dem Lizenznehmer nicht möglich.

Dem Lizenznehmer stehen allerdings seinerseits Regressansprüche gegen den Lizenzgeber zu. Auch hat der Lizenznehmer ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich der Lizenzgebühren solange das Schutzrecht nicht in vertraglicher Weise besteht (§ 273 Abs. 1 BGB).

A9. Ende der Lizenz
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Es gibt verschiedene Gründe für das Ende eines Lizenzvertrags.

A9.1 Beschränkte Laufzeit

Die Vertragsparteien können im Rahmen der geltenden Vertragsfreiheit vereinbaren, dass die Lizenz nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksam sein soll (Laufzeit). Sie endet dann, ohne dass die Parteien hierzu noch ein Erklärung abgeben müssen.

In diesem Fall ist zu überlegen, was mit produzierter Ware geschehen soll, die in Ausübung des Lizenzvertrages hergestellt worden ist, oder Internetpräsenzen (Websites, Domains), die zur Vermarktung von lizenzierten Waren oder Dienstleistungen erstellt wurden.

Fest steht, dass der Lizenznehmer während der Dauer des Lizenzvertrages grundsätzlich keine eigenen Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Produkt erwirbt^[65]BGH, Urteil vom 27.03.2013, Az. I ZR 93/12 – Baumann I

A9.2 Kündigung

Der Lizenzvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis im Sinne von § 314 BGB.

Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gem. § 314 Abs. 1 BGB kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. So hat das LG Köln entschieden, dass eine außerordentliche Kündigung eines Softwarelizenzvertrages möglich ist, wenn in schwerwiegender Weise gegen die Lizenzvereinbarungen verstoßen wird. In dem zu entscheidenden Fall hatte die Lizenznehmerin über mehrere Jahre hinweg Software der Lizenzgeberin auf einem Schulungsserver zu Schulungszwecken genutzt, ohne dass dafür die erforderliche Lizenz vergeben wurde^[66]LG Köln, Urteil vom 14.09.2011, Az. 28 O 482/05

Allerdings kann eine Koexistenzvereinbarung bzw. Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung, derzufolge die Nutzung eines geistigen Schutzrechts nicht angegriffen wird, nicht ordentlich – jedenfalls nicht wie ein Lizenzvertrag – gekündigt werden^[67]LG München I, Endurteil vom 11.10.2022, Az. 33 O 10784/21

A9.3 Rückruf

Das lizenzrechtliche Rückrufsrecht ist zu unterscheiden von dem Rückruf schutzrechtsverletzender Produkte (z.B. § 140a PatG).

Wird ein ausschließliches Nutzungsrecht überhaupt nicht oder nur unzureichend ausgeübt kann der Lizenzgeber die Ausschließlichkeit des Nutzungs­rechts oder das Nutzungsrecht insgesamt zurückrufen. Geregelt ist ein solches Rückrufsrecht wegen Nichtausübung z.B. in § 41 UrhG. Das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung nach § 41 UrhG dient dem ideellen Interesse des Urhebers am Bekanntwerden seines Werkes^[68]BGH, Urteil vom 26.03.2009, Az. I ZR 153/06 – Reifen Progressiv, unter Verweis auf Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. IV/270, S. 60 und seinem materiellen Interesse an dessen Verwertung^[69]BGH, Urteil vom 26.03.2009, Az. I ZR 153/06 – Reifen Progressiv

Der Rückruf eines Nutzungsrechts wegen gewandelter Überzeugung ist in § 42 UrhG geregelt. Hier steht dem Urheber das Rückrufsrecht zu, wenn das Werk  nicht mehr seiner Überzeugung entspricht und ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden kann. Unerheblich ist, ob der Urheber für sein Werk eine einfache oder ausschließliche Lizenz eingeräumt hat. Ein Rückruf wegen gewandelter Überzeugung ist z.B. grundsätzlich auch dann möglich, wenn das Werk ursprünglich vom Urheber ganz bewusst bei einem bestimmten kleineren Verlag veröffentlicht wurde, der später durch einen Großverlag übernommen wird, welcher Ansichten vertritt, die der Autor strikt ablehnt.

Möglich ist auch ein Rückruf bei Gesamtveräußerung des Unternehmens des Lizenznehmers. So regelt § 34 Abs. 3 S. 2 UrhG:

„¹(Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers übertragen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung von Teilen eines Unternehmens geschieht.) ²Der Urheber kann das Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung des Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. ³Satz 2 findet auch dann Anwendung, wenn sich die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des Inhabers des Nutzungsrechts wesentlich ändern.„

Zu den Folgen des ausgeübten Rückrufsrechts gehört, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer grundsätzlich eine Entschädigung zu zahlen hat.

Bei dem Rückrufsrecht wegen Nichtausübung ist dies beispielsweise nach § 41 Abs. 6 UrhG der Fall, wenn die Entschädigung der Billigkeit entspricht.

Bei dem Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung ist eine angemessene Entschädigung dagegen von Gesetzes wegen vorgesehen (§ 42 Abs. 3 UrhG). Die Entschädigung muß dabei mindestens die Aufwendungen decken, die der Inhaber des Nutzungs­rechts bis zur Erklärung des Rückrufs gemacht hat; jedoch bleiben hierbei Aufwendungen, die auf bereits gezogene Nutzungen entfallen, außer Betracht (§ 42 Abs. 3 S. 2 UrhG). Der Rückruf wird erst wirksam, wenn der Urheber die Aufwendungen ersetzt oder Sicherheit dafür geleistet hat (§ 42 Abs. 3 S. 3 UrhG). Ist der Urheber plötzlich der Ansicht, dass das Werk doch (wieder) verwertet werden soll, ist er verpflichtet, dem früheren Inhaber des Nutzungs­rechts ein entsprechendes Nutzungsrecht zu angemessenen Bedingungen anzubieten (§ 42 Abs. 4 UrhG).

Der Gesetzeswortlaut des § 34 UrhG verhält sich nicht über eine Entschädigung des Erwerbers des (gesamten) Unternehmens.

A9.4 Insolvenz

Eine Lizenz kann grundsätzlich auch mit der Insolvenz des Lizenzgebers oder Lizenznehmers enden. Näheres hierzu ergibt sich aus dem nachfolgenden Kapitel A10.

A10. Lizenzvertrag in der Insolvenz
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Insolvenzrechtlich wird der Lizenzvertrag über ein Schutzrecht als Rechtspachtvertrag und damit als Dauernutzungsvertrag eingestuft (vgl. §§ 108, 112 InsO). Im Unterschied hierzu wird von einem Kaufvertrag ausgegangen, wenn die jeweiligen Hauptleistungen erbracht sind, also die Lizenzerteilung vertraglich abgeschlossen und die Lizenzgebühr als Kaufpreis entrichtet worden sind^[70]BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14 – Ecosoil.

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind alle Verfügungen des Schuldners unwirksam und die Verfügungsbefugnisse gehen auf den Insolvenzverwalter über (§ 80 Abs. 1 InsO). Das Insolvenzverfahren betrifft das gesamte Vermögen des Schuldners (§ 35 Abs. 1 InsO), auch Schutzrechte und hierüber abgeschlossene Lizenzverträge. 

A10.1 Die Hauptlizenz in der Insolvenz

a. Insolvenz des Lizenzgebers

Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Lizenzgebers eröffnet, steht dem Insolvenzverwalter ein Wahlrecht zu: Er kann in Hinblick auf einen Lizenzvertrag, der noch nicht von beiden Vertragsparteien erfüllt wurde, zwischen Erfüllung der Vertragspflichten und der Erfüllungsverweigerung wählen (§ 103 InsO). Kein Wahlrecht besteht in Bezug auf erfüllte Lizenzverträge, bei denen der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer die Lizenz bezahlt hat (§ 103 InsO).

b. Insolvenz des Lizenznehmers

Wird über das Vermögen des Lizenznehmers das Insolvenzverfahren eröffnet, kann der Insolvenzverwalter die Zahlung der Lizenzgebühren verweigern. Der Lizenzgeber hat diese dann als Anspruch gegen die Insolvenzmasse geltend zu machen (§ 103 Abs. 2 S. 1 InsO). Bei einem urheberrechtlichen Lizenzvertrag fallen die Nutzungsrechte nach dem Kausalitätsprinzip an den Lizenzgeber zurück (§ 9 Abs. 1 VerlG analog). Wählt der Insolvenzverwalter die Fortsetzung der Lizenzgebührenzahlung ist der Lizenzgeber seinerseits zur Erfüllung des Lizenzvertrags verpflichtet. Kommt der Insolvenzverwalter mit den Lizenzzahlungen in Verzug, kann Zahlungsunfähigkeit gem. § 18 InsO bevorstehen. Der Lizenzgeber kann in diesem Fall den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund kündigen.

A10.2 Die Unterlizenz in der Insolvenz

a. Unterlizenz in der Insolvenz des Hauptlizenzgebers

Lehnt der Insolvenzverwalter für den Lizenzgeber die Erfüllung des Lizenzvertrages ab, fällt das dem Hauptlizenznehmer eingeräumte Nutzungsrecht automatisch an den Lizenzgeber zurück, soweit die Parteien hierzu nichts anderes vereinbart haben. Dies gilt allerdings nicht für etwaige vom Hauptlizenznehmer vergebene Unterlizenzen. Diese fallen nicht an den Lizenzgeber zurück (Sukzessionsschutz). Allerdings steht dem Lizenzgeber ein Bereicherungsanspruch gegen den Hauptlizenznehmer zu; danach kann der Lizenzgeber vom Hauptlizenznehmer die Abtretung der gegen den Unterlizenznehmer bestehenden Ansprüche auf Zahlung von Lizenzgebühren fordern^[71]BGH, Urteil vom 19.07.2012, Az. I ZR 70/10 – M2Trade. Vorstehende Rechtslage gilt in Bezug auf urheberrechtliche Nutzungsrechte als gefestigte Rechtsprechung; in Bezug auf andere Schutzrechte steht eine abschließende Entscheidung des BGH noch aus. Hier muss der Unterlizenznehmer sich vergewissern, dass der Hauptlizenznehmer einen automatischen Rückfall der Nutzungsrechte an den Lizenzgeber mit diesem vertraglich ausgeschlossen hat.

b. Unterlizenz in der Insolvenz des Hauptlizenznehmers

Auch bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Hauptlizenznehmers bleibt die erteilte Unterlizenz unberührt. Der Insolvenzverwalter hat gem. § 103 Abs. 1 InsO allerdings auch hier die Wahl, ob er den Lizenzvertrag mit dem Unterlizenznehmer erfüllt.

A10.3 Vertragsklauseln für die Insolvenzfestigkeit der Lizenz

Die Rechtsansicht, dass die ausschließliche Lizenz auf Grund ihrer dinglichen Wirkung gem. § 47 InsoO nicht in die Insolvenzmasse gelange, ist falsch^[72]BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14 – Ecosoil.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund stellt sich die Frage, wie eine Lizenz vertraglich so gestaltet werden kann, dass sie trotz eines Insolvenzverfahrens des Vertragspartners bestehen bleibt. Bei der Beantwortung muss nicht unterschieden werden zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz. Denn § 103 InsO, der das Wahlrecht des Insolvenzverwalts, am (Lizenz-) Vertrag festzuhalten oder sich von diesem zu lösen, regelt, spricht nur von einem „gegenseitigen Vertrag“ und ganz allgemein von dessen „Erfüllung“. Zitat: „Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen. (2) Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen. Fordert der andere Teil den Verwalter zur Ausübung seines Wahlrechts auf, so hat der Verwalter unverzüglich zu erklären, ob er die Erfüllung verlangen will. Unterläßt er dies, so kann er auf der Erfüllung nicht bestehen.“

Vertragsklauseln im Lizenzvertrag, wonach die Lizenz im Falle der Insolvenz eines Vertragspartners automatisch beendet wird oder das zu Grunde liegenden Vertragsverhältnis sofort als gekündigt gilt sind unwirksam. Die Lizenz wird insolvenzrechtlich gleich der Rechtspacht behandelt. Die Kündigung von Pachtverhältnissen ist nach einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 112 InsO verboten und in der Folge gemäß § 119 InsO unwirksam.

a. Betriebsgebundene Lizenz

Betriebsgebundene Lizenz sind nicht ohne Weiteres übertragbar. Sie gelangen daher auch nicht ohne Weiteres in die Insolvenzmasse.

b. Einmalzahlung

Ebenfalls nicht in die Insolvenzmasse gelangen Lizenzen, die im Wege einer Einmalzahlung erworben und die Lizenzleistung bereits erbracht wurde^[73]BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14 – Ecosoil. Diese Lizenzverträge sind in diesem Fall nämlich bereits wechselseitig erfüllt und gerade „nicht oder nicht vollständig erfüllt“, wie es § 103 InsO voraussetzt^[74]BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14 – Ecosoil.

c. Aufschiebende Bedingung / Kündigungsrecht

Weiterhin insolvenzfest ist eine Regelung, wonach
(1) das betreffende Nutzungsrecht aufschiebend bedingt auf den Lizenznehmer übertragen wird,
(2) dem Lizenznehmer die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (z.B. Insolvenz des Lizenzgebers) vertraglich zugestanden wird und
(3) der Lizenznehmer bei Ausübung des außerordentlichen Kündigungsrechts durch eine bestimmte einmalige Zahlung die Lizenz (Nutzungsrechte) erwirbt ^[75]BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. IX ZR 162/04 – Softwarenutzungsrechte Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung nicht speziell für den Fall der Insolvenz des Lizenzgebers vereinbart wird, da § 191 InsO aufschiebend bedingte Forderungen bei der insolvenzrechtlichen Abschlagsverteilung mit ihrem vollen Betrag berücksichtigt.

d. Treuhandgesellschaft

Insolvenzfest dürfte auch das Modell sein, zwischen den Lizenzgeber und den Lizenznehmer einen Dritten zu schalten, der gegenüber dem Lizenzgeber die Rolle des Lizenznehmers einnimmt und dem ursprünglichen Lizenznehmer (mit Einwilligung des Lizenzgeber) eine Unterlizenz erteilt. Hintergrund ist die Entscheidung  BGH, Urteil vom 19.07.2012, Az. I ZR 70/10 – M2Trade, wonach die Unterlizenz trotz Wegfalls der Hauptlizenz (z.B. wegen Insolvenz des Lizenzgebers) unter dem Gesichtspunkt des sog. Sukzessionsschutzes, wie er bereits in § 33 UrhG und § 30 Abs. 5 MarkenG spezialgesetzlich vorgesehen ist, fortbesteht. Hiergegen wird eingewandt, dass § 119 InsO abweichende Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwendung der §§ 103 bis 118 InsO ausgeschlossen oder beschränkt werden, unwirksam seien. Die Gründung einer Treuhandgesellschaft stellt jedoch keine Vereinbarung dar, durch die gerade die §§ 103 – 118 InsO neutralisiert werden sollen; sie kann vielmehr auch andere Gründe (z.B. steuerrechtliche) haben. Entscheidend sollte daher die Formulierung des Gesellschaftsvertrags der Treuhandgesellschaft sein.

A11. Grenzüberschreitender Lizenzvertrag (Ausland)
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Wird eine Lizenz mit Bezügen zum Ausland vereinbart, so bestimmt sich das auf die Lizenz anwendbare Recht nach den Regeln des Internationalen Privatrechts. Grundlage hierfür ist die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 17.06.2008^[76]Rom-I-Verordnung. Hierbei handelt es sich um eine Verordnung, die das Internationale Privatrecht der Europäischen Union im Bereich vertraglicher Schuldverhältnisse regelt.

Bei einer Lizenz darf das zu Grunde liegende Vertragsrecht von den Parteien frei gewählt werden (Art. 3 Rom-I-Verordnung). Dies kann, muss aber nicht dem Recht eines EU-Mitgliedsstaat entstammen (Art. 2 Abs. 1 Rom-I-Verordnung).

Wenn die Parteien zu der Frage des auf den Lizenzvertrag anwendbaren Rechts keine vertragliche Regelung getroffen haben, kommt das Recht des Staates zur Anwendung, zu dem der Vertrag die engsten Beziehungen hat, in der Regel der Staat, in dem sich der Leistungsort oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des Leistungsschuldners befindet (Art. 4 Abs. 2 Rom-I-Verordnung).

Handelt es sich bei dem Lizenzvertrag der Natur nach um einen Kaufvertrag oder einen Dienstvertrag so kommt das Recht des Staates zur Anwendung, in dem der Verkäufer oder Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 4 Abs. 1 lit a und litb Rom-I-Verordnung). Bei Lizenzverträgen, die dem Lizenznehmer eine Ausübungspflicht zuweisen, wird grundsätzlich das Land die engsten Beziehungen zu dem Vertrag aufweisen, in dem der Lizenznehmer seinen Hauptsitz hat (vgl. hierzu Art. 4 Abs. 2 Rom-I-Verordnung).

B. Offene Lizenzen
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B1. Definition offene Lizenz
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Bei einer offenen Lizenz wird jedermann die unentgeltliche Nutzung eines Schutzrechts angeboten, wobei bestimmte Restbedingungen (zB. nur bestimmte Nutzungsarten) einzuhalten sind. Die offene Lizenz ist ein Angebot an die Allgemeinheit, das von jedem einzelnen, der das Schutzrecht in Kenntnis der Lizenz nutzt, durch bloße Ausübung der Nutzungsrechte angenommen werden kann und weltweit für die gesamte restliche Dauer des Schutzrechts gilt.

Mittlerweile haben sich im Bereich der offenen Lizenzen bestimmte Standard-Lizenzverträge etabliert, u.a.:

(a) die Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen)
(b) die GNU General Public License (GPL)
(c) die GNU Lesser General Public License (LGPL)
(d) die Digital-Peer-Publishing-Lizenz (DPPL)

B2. Creative-Commons-Lizenz
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Die Creative-Commons-Lizenz ist eine offene Lizenz. Entgegen eines weit verbreiteten Irrtums bezeichnet „Creative Commons“ (CC) nicht eine Lizenz, sondern eine Nichtregierungsorganisation^[77]Creative Commons (CC), PO Box 1866, Mountain View, CA 94042 Es handelt sich laut eigener Aussage um „eine Non-Profit-Organisation, die in Form vorgefertigter Lizenzverträge eine Hilfestellung für Urheber zur Freigabe rechtlich geschützter Inhalte anbietet“. Sie verwendet für sich u.a. nachstehendes Logo:

Es werden derzeit insgesamt sechs CC-Standard-Lizenzverträge angeboten, die bei der Verbreitung kreativer Inhalte genutzt werden können (s. unten). Der rechtliche Kerngehalt dieser CC-Standard-Lizenzverträge, die vom Urheber erlaubten Nutzungen, werden durch die im Folgenden dargestellten vier Kürzel gekennzeichnet, welche erforderlichenfalls auch kombiniert werden:

B2.1 CC-Kürzel* ^{Rechtlicher Hinweis unterhalb der Icons}

BY: Attribution (Namensnennung)

NC: Non-commercial (keine kommerzielle Nutzung)

Je nach regionaler Verwendung (Europa/Japan), wird das „Rechtsmodul“ NC statt mit einem durchgestrichenen $-Zeichen mit einem durchgestrichenen Euro- oder Yen-Zeichen dargestellt.

ND: No derivatives (keine Bearbeitung)

SA: Share alike (Weitergabe unter gleichen Bedingungen)

*Quelle für alle vier oben dargestellten Kürzel/Logos/Icons: https://creativecommons.org/about/downloads/

B2.2 CC-Standard-Lizenzverträge** ^{Rechtlicher Hinweis unterhalb der Icons}

Unter Verwendung, ggf. Kombination, oben stehender Kürzel werden die sechs CC-Standard-Lizenzverträge wie folgt symbolisiert:

a) Namensnennung 4.0 International (Lizenztext)

Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk des Urhebers zu verbreiten, zu „remixen, zu adaptieren und darauf aufzubauen“, sogar kommerziell, solange der Urheber des ursprünglichen Werks genannt wird. Dies ist die entgegenkommendste der angebotenen CC-Lizenzen. Sie wird für die maximale Verbreitung und Nutzung von lizenziertem Material empfohlen.^[78]https://creativecommons.org/licenses/?lang=de

b) Namensnennung-Share Alike 4.0 International (Lizenztext)

Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk des Urhebers zu verbreiten, zu „remixen, zu adaptieren und darauf aufzubauen“, sogar kommerziell, solange der Urheber für das ursprüngliche Werk benannt wird und die darauf basierenden neuen Werke des Nutzers unter denselben Bedingungen lizenziert werden. Diese Lizenz wird oft mit „Copyleft“-Lizenzen für freie und Open-Source-Software verglichen. Alle neuen Werke, die auf dem Werk des Urhebers basieren, stehen unter derselben Lizenz, so dass alle Ableitungen auch kommerziell genutzt werden dürfen. Diese Lizenz wird von Wikipedia verwendet und wird für Materialien empfohlen, die von der Einbeziehung von Inhalten aus Wikipedia und ähnlich lizenzierten Projekten profitieren würden.^[79]https://creativecommons.org/licenses/?lang=de

c) Namensnennung-Keine Bearbeitung 4.0 International (Lizenztext)

Diese Lizenz erlaubt Nutzern die Wiederverwendung des Werks für jeden Zweck, auch für kommerzielle Zwecke; es darf jedoch nicht in bearbeiteter Form weitergegeben werden, und der Urheber muss benannt werden^[80]https://creativecommons.org/licenses/?lang=de.

d) Namensnennung-nicht kommerziell 4.0 International (Lizenztext)

Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk des Urhebers „zu remixen, zu adaptieren und darauf aufzubauen“, ohne es zu kommerziellen Zwecken nutzen zu dürfen. Obwohl die neuen Werke des Nutzers den Urheber benennen müssen und nicht kommerziell sein dürfen, müssen die abgeleiteten Werke nicht zu denselben Bedingungen lizenziert werden.^[81]https://creativecommons.org/licenses/?lang=de

e) Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International (Lizenztext)

Diese Lizenz erlaubt es dem Nutzer, das Werk des Urhebers „zu remixen, zu adaptieren und darauf aufzubauen“, solange der Urheber des ursprünglichen Werks genannt und neue Werke unter denselben Bedingungen lizenziert werden.^[82]https://creativecommons.org/licenses/?lang=de

f) Namensnennung-Nicht kommerziell-keine Bearbeitungen 4.0 International (Lizenztext)

Dies ist die restriktivste der sechs Kernlizenzen. Sie erlaubt lediglich Download und Weiterverteilung des Werkes unter Nennung des Urhebers, jedoch keinerlei Bearbeitung oder kommerzielle Nutzung.^[83]https://creativecommons.org/licenses/?lang=de

**Quelle für alle sechs oben dargestellten Vertragskürzel/Logos/Icons: https://creativecommons.org/about/downloads/

Die vorgenannten CC-Standard-Lizenzverträge können im Wege der individuellen Parteivereinbarung durchaus erweitert, allerdings nicht weiter eingeschränkt werden. Der Author eines Textes, welcher seinen Text unter einer CC-Lizenz mit den Bedingungen “Namensnennung-Keine Bearbeitung” (BY-ND) ins Netz gestellt hat, kann beispielsweise einem bei ihm anfragenden Nutzer daher ohne Weiteres individuell erlauben, den Text doch zu bearbeiten.

B3. GNU GPL-Lizenz
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B4. Open Source Software
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B4.1 Open Source Initiative / OSI

Neben dem „Freie Software“-Ansatz der FSF findet sich für Software der „Open Source“-Ansatz der Open Source Initiative (OSI). Häufig werden beide Ansätze auf Grund ihrer inhaltlichen Nähe verwechselt.

Die OSI wurde 1998 als Bildungs-, Interessenvertretungs- und Betreuungsorganisation für das aufkommende Phänomen der gemeinschaftlichen (kollaborativen) Softwareentwicklung gegründet. Das Unternehmen Netscape hatte im Januar 1998 angesichts der wachsenden Dominanz von Microsoft am Internetbrowser-Markt, den Quelltext seines wirtschaftlich nicht mehr verwertbaren Netscape Navigators freigegeben. Im Februar 1998 fand in Palo Alto, Kalifornien, eine Strategiesitzung verschiedenster Softwareentwickler und Softwareinteressierter statt, welche die Freigabe des Quellcodes des Netscape Navigators für die Gründung einer weiterreichenden Bewegung nutzen wollten, um die Überlegenheit eines offenen Entwicklungsprozesses aufzuzeigen und zu propagieren. Dabei sollten die pragmatischen, geschäftlichen Gründe, die Netscape zur Freigabe des Navigator-Quellcodes motiviert hatten, durch einen eigenen Ansatz gekennzeichnet werden, welcher sich von der „philosophisch und politisch geprägten Bezeichnung ‚freie Software‘ „^[103]OSS History unterscheiden sollte. Christine Peterson schlug daraufhin die Bezeichnung „Open Source“ vor. Eric S. Raymond, der mit seinem Essay „Die Kathedrale und der Basar“ Netscape zur Freigabe des Navigator-Quellcodes bewegt hatte, der Informatiker Bruce Perens und der Gründer und Vorstand des O’Reilly Verlags, Tim O’Reilly, beschlossen, dass die „Open Source“-Strömung ein spezfisches und besseres Marketing benötige, um breitere Akzeptanz zu finden und gründeten die Open Source Initiative (OSI)^[104]Open Source Initiative, 8605 Santa Monica Blvd PMB 63639, West Hollywood, CA 90069-4109, United States. Dabei sollte der Zugang zum Quellcode nicht alleinige Bedingung für die Nutzung und den Vertrieb von Open Source Software sein.

B4.2 Die 10 Freiheiten der Open Source Software

Vielmehr wurden für Open Source Software folgende 10 Freiheiten festgelegt^[105]The Open Source Definition. Anmerkung: Im Zweifel ist die in vorstehender Fußnote verlinkte englische Originalfassung maßgeblich, nicht die selbst gewählte nachfolgende deutsche Übersetzung:

1. Freie Weiterverbreitung

Die Lizenz darf niemanden daran hindern, die Software als Bestandteil einer Gesamt-Software-Distribution, die Programme aus verschiedenen Quellen enthält, zu verkaufen oder weiterzugeben. Die Lizenz soll („shall not“) keine Lizenzgebühr oder sonstige Gebühr für einen solchen Verkauf verlangen.

2. Quellcode

Das Programm muss den Quellcode enthalten und die Weitergabe sowohl in Quellcode- als auch in kompilierter Form erlauben. Wird ein Produkt in irgendeiner Form nicht mit dem Quellcode vertrieben, muss es eine gut publizierte Möglichkeit geben, den Quellcode für nicht mehr als angemessene Reproduktionskosten zu erhalten, vorzugsweise durch kostenloses Herunterladen über das Internet. Der Quellcode muss in der bevorzugten Form vorliegen, in der ein Programmierer das Programm ändern würde. Absichtlich verschleierter Quellcode ist nicht zulässig. Zwischenformen wie die Ausgabe eines Präprozessors oder Übersetzers sind nicht zulässig.

3. Abgeleitete Werke

Die Lizenz muss Modifikationen und abgeleitete Werke zulassen und deren Weitergabe unter denselben Bedingungen erlauben wie die Lizenz der Originalsoftware.

4. Integrität des Quellcodes des Autors

Die Lizenz darf die Weitergabe von Quellcode in modifizierter Form nur dann einschränken, wenn die Lizenz die Weitergabe von „Patch-Dateien“ mit dem Quellcode zum Zweck der Modifizierung des Programms zur Erstellungszeit erlaubt. Die Lizenz muss ausdrücklich die Weitergabe von Software erlauben, die aus modifiziertem Quellcode erstellt wurde. Die Lizenz kann vorschreiben, dass abgeleitete Werke einen anderen Namen oder eine andere Versionsnummer als die Originalsoftware tragen müssen.

5. Keine Benachteiligung von Personen oder Gruppen

Die Lizenz darf keine Person oder Gruppe von Personen diskriminieren.

6. Keine Benachteiligung von Arbeitsgebieten

Die Lizenz darf niemanden daran hindern, das Programm in einem bestimmten Tätigkeitsbereich zu nutzen. Sie darf zum Beispiel nicht die Verwendung des Programms in einem Unternehmen oder in der Genforschung einschränken.

7. Verbreitung der Lizenz

Die mit dem Programm verbundenen Rechte müssen für alle gelten, an die das Programm weitergegeben wird, ohne dass diese Parteien eine zusätzliche Lizenz ausstellen müssen.

8. Die Lizenz darf nicht produktspezifisch sein

Die mit dem Programm verbundenen Rechte dürfen nicht davon abhängen, ob das Programm Teil einer bestimmten Softwaredistribution ist. Wenn das Programm aus dieser Distribution extrahiert und im Rahmen der Lizenzbedingungen des Programms verwendet oder weitergegeben wird, sollten alle Parteien, an die das Programm weitergegeben wird, die gleichen Rechte haben, wie sie in Verbindung mit der ursprünglichen Softwaredistribution gewährt werden.

9. Die Lizenz darf andere Software nicht einschränken

Die Lizenz darf keine Einschränkungen für andere Software enthalten, die zusammen mit der lizenzierten Software vertrieben wird. Zum Beispiel darf die Lizenz nicht darauf bestehen, dass alle anderen Programme, die auf demselben Medium verbreitet werden, Open-Source-Software sein müssen.

10. Die Lizenz muss technologieneutral sein

Keine Bestimmung der Lizenz darf sich auf eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Art der Schnittstelle beziehen.

B4.3 Unterschiede zwischen FSF und OSI

Zwischen dem Free-Software-Konzept der FSF und dem Open-Source-Software-Konzept der OSI bestehen Unterschiede. Wenngleich das Konzept in etwa das Gleiche ist, hat sich die Free Software Foundation (FSF) mit Ihrem Konzept von „freier Software“ ausdrücklich von dem Open Source-Konzept distanziert. Die FSF hat hierzu erklärt:

„Die Freie-Software-Definition soll verdeutlichen, welche Kriterien ein einzelnes Softwareprogramm erfüllen muss um als Freie Software betrachtet zu werden. Von Zeit zu Zeit wird diese Definition überarbeitet, um dies zu verdeutlichen oder Fragen zu subtilen Problemen zu lösen. Weitere Informationen zu gemachten Änderungen sind unter Historie zu finden. Die „Open-Source“-Definition ist etwas anderes: eine ganz andere Philosophie, die auf anderen Werten beruht. Auch die praktische Definition ist anders, jedoch sind alle quelloffenen Programme in der Tat beinahe frei. Den Unterschied erklären wir in Warum „Open Source“ das Ziel Freie Software verfehlt.“

Unter wikipedia.de findet sich die Darstellung (Zitat ohne Wiedergabe der verwendeten Fußnoten/Quellenhinweise):

„Open-Source-Software (OSS) hat in der Praxis große Überschneidungen mit Freier Software, wie sie die FSF definiert. Beide Konzepte haben gemeinsam, dass der Quellcode von Software für Anwender verfügbar sein sollte. Es werden auch die gleichen Copyleft- und Freizügige-Softwarelizenzen, bis auf seltene Ausnahmen, von beiden Seiten als „Frei“ bzw. „Offen“ eingeordnet. Der primäre Unterschied liegt in der Terminologie und Sichtweise: Freie Software fokussiert auf den Aspekt der Nutzerkontrolle über Software und sieht Freie Software als wichtiges soziales, politisches und ethisches Anliegen. Die OSI vertritt die Sichtweise, dass der praktische Nutzen für die Allgemeinheit (Nutzer, Gesellschaft, Firmen etc.) einer frei verfügbaren Softwareinfrastruktur, eines freien Softwaremarktes und einer kollaborativen Esntwicklungsmethode der entscheidende Aspekt sind.„

Die OSI bestätigt Unterschiede, führt indes die GPL- und die LGPL-Lizenz als geeignete Open-Source-Software-Lizenzen.^[106]OSI Lizenzkategorien

C. Klassische Lizenzverträge
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C1. Urheberlizenzvertrag
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C2. Softwarelizenzvertrag
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C.2.1 Einführung

Bei einem Softwarelizenzvertrag ist zu unterscheiden zwischen dem eigentlichen Softwarüberlassungsvertrag und Dienstleistungsverträgen, welche die Softwarenutzung ermöglichen und sicherstellen.

Hinsichtlich des Softwareüberlassungsvertrags wird wiederum unterschieden zwischen proprietärer Software auf der einen Seite, deren Quellcode nicht offen liegt und dementsprechend nicht von jedermann benutzt werden kann, und auf der anderen Seite Freier Software (vgl. Ziff. B3) und Open Source Software (vgl. Ziff. B4), bei welcher – unter unterschiedlichen Bedingungen – der Quellcode ganz oder teilweise offen liegt und der offen liegende Quellcode von jedermann benutzt werden kann.

Bei der Softwareüberlassung ist – ungeachtet des Offenliegens des Quellcodes – generell zu unterscheiden, zwischen den verschiedenen Softwarelizenz-Arten, nämlich:
Softwarelizenzen, die Nutzungsrechte in Bezug auf den einzelnen Nutzer oder den einzelnen Computer (PC) gewähren (vgl. im Folgenden Ziff. C2.2)
Softwarelizenzen, die Nutzungsrechte in Bezug auf den Speicherort gewähren und häufig mit Dienstleistungskomponenten versehen sind (vgl. im Folgenden Ziff. C2.3),
Softwarelizenzen, die Nutzungsrechte in Bezug auf ihre Anwendungshäufigkeit gewähren (vgl. im Folgenden Ziff. C2.4),
Softwarelizenzen, die Nutzungsrechte in Bezug auf ein Computer-Netzwerk gewähren (vgl. im Folgenden Ziff. C2.5) und
Sonderformen von Softwarelizenzen (vgl. im Folgenden Ziff. C2.6), die vergünstige Lizenzgebühren vorsehen, weil die betreffende Software von einem Computerhersteller in großen Mengen auf den von ihm hergestellten Computern vorinstalliert wird (z.B. Betriebssystem) oder die Nutzung (ausschließlich) im schulischen Bereich stattfinden soll, um Nutzer frühzeitig an den Softwarehersteller zu binden.

Die Softwarelizenz-Arten lassen sich mitunter verbinden.

C2.2 Arten von Softwarelizenzen

C2.2.1 Softwarelizenz nach Nutzern / Geräten

C2.2.1.1 Endbenutzer Lizenzvertrag (Enduser License Agreement, EULA)

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag oder die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (engl. End User License Agreement, EULA) ist eine Lizenzvereinbarung, mit welcher die Nutzung von standardisierter Software durch einen einzelnen Nutzer (End user) oder/und auf einem einzelnen Computer geregelt ist. Der Endbenutzer-Lizenzvertrag bezieht sich nach allgemeiner Sprachübung in der Regel auf proprietäre Software. Endbenutzer-Lizenzverträge für Freie Software oder Open Source Software werden durch besondere Lizenzvertragsformen (zB. GNU GPL) abgeschlossen.

C2.2.1.2 Nutzerbasierte Lizenz (Userbased License, UBL)

Die Nutzerbasierte Lizenz ist eine Lizenzvereinbarung, welche die Nutzungsberechtigung an eine bestimmte Person knüpft, nicht aber ein Gerät. Die Software kann somit auf unterschiedlichen Geräten des jeweiligen Nutzers (PC, Tablet, Smartphone, Notebook) verwendet werden. Die nutzerbezogene Ausgestaltung der Lizenz ermöglicht es dem einzelnen Nutzer auch, sich IT-Infrastruktur mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen, da sämtliche Einstellungen und personenbezogenen Daten seinem Nutzerprofil zugeordnet sind.

C2.2.1.3 Gerätelizenz

Die Gerätelizenz ist eine Lizenzvereinbarung, welche die Nutzungsberechtigung an ein bestimmtes Gerät knüpf, so dass sich mehrere Personen die Benutzung dieses Gerätes teilen können.

C2.2.1.4 Verankerte Lizenz (an PC gebunden)

Die verankerte Lizenz ist eine Gerätelizenz (vgl. C2.2.1.4.)

C2.2.1.5 Volumenlizenz

Die Volumenlizenz ist eine Lizenzvereinbarung, die sich über die Nutzungsberechtigung für mehrere Lizenzen verhält, dementsprechend dem Nutzungsberechtigten nur einen Datenträger oder/und einen Downloadlink, aber eine Vielzahl an Lizenzschlüsseln zur Aktivierung überlässt.

C2.2.1.6 Benutzerlizenz / Einzellizenz (Named License)

Die Benutzerlizenz ist eine Lizenzvereinbarung, welche die Nutzungsberechtigung an eine namentlich bekannte Person knüpft, so dass sich nicht beliebige Personen, sondern nur eine namentlich benannte Person die Lizenz nutzen darf. Nach anderem Sprachgebrauch ist die Benutzerlizenz eine Nutzerbasierte Lizenz (vgl. C2.2.1.2.).

C2.2.1.7 Gruppen-Lizenz (Concurrent License)

Die Gruppen-Lizenz oder Concurrent License ist eine Lizenzvereinbarung, welche eine maximale Anzahl von Benutzern definiert, die eine Software gleichzeitig (engl. concurrent) nutzen können sollen. Sind etwa 20 Mitarbeiter eines Unternehmens verteilt auf zwei Standorte tätig, z.B. Californien/USA und Berlin/Europa, so wären hierfür 20 Arbeitsplatzlizenzen erforderlich. Existiert dagegen zwischen beiden Standorten eine Zeitverschiebung, so würde eine 10er-Concurrent-License Sinn machen, da zunächst der kalifornische Standort mit der 10er-Concurrent-License arbeiten könnte und nach dessen Dienstschluss die Mitarbeiter der europäischen NIederlassung. Es würden 10 Softwarelizenzen eingespart. Synonym für die Concurrent License steht die Netzwerk-Lizenz oder Floating License, die bildlich beschreibt, wie die Softwarelizenzen von einem Mitarbeiter zum anderen schweben.

C2.2.2 Softwarelizenz nach Speicherort

C2.2.2.1 Offline-Lizenz / On Premise Lizenz

Eine sog. Offline-Lizenz / On Premise Lizenz ist eine Nutzungslizenz, die auf einem PC vor Ort installiert und verwendet wird. Das Gegenteil stellt eine cloud-basierte Softwarelizenz dar. Auf die On Premise Lizenz kann regelmäßig nur lokal oder aus dem lokalen Netzwerk zugegriffen werden.

C2.2.2.2 Software as a Service (SaaS)

Bei dem Nutzungskonzept Software-as-as-Service wird dem Lizenznehmer, begrenzt auf einen bestimmten Zeitraum, eine Cloud-basierte Software zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Zu dem „Service“ gehören häufig Dienstleistungen wie ein Help Desk, Updates/Upgrades oder Skalierbarkeit der Softwarefunktionalität und Gesamtanzahl an Softwarelizenzen. Eine Software-as-a-Service-Lizenz ist häufig auch eine (befristete) Abonnement-Lizenz.

C2.2.2.3 Platform as a Service (PaaS)

Plattformas a Service (PaaS) ist kein Lizenzmodell zur Nutzung eines Schutzrechts (z.B. Urheberrecht), sondern eine Dienstleistung, mit welcher die technische Basis zum Betrieb von (urheberrechtlich geschützter) Software kostenpflichtig bereitgestellt wird.

C2.2.2.4 Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) ist kein Lizenzmodell zur Nutzung eines Schutzrechts (z.B. Urheberrecht), sondern eine Dienstleistung, mit welcher die technische Basis zum Betrieb von (urheberrechtlich geschützten) Computerprogrammen / Apps kostenpflichtig bereitgestellt wird.

C2.2.3 Softwarelizenz nach Nutzungsumfang / Nutzungszeitraum

C2.2.3.1 Abonnement Lizenz

C2.2.3.2 Metered-Licence

Die Metered-Lizenz ist eine Lizenzvereinbarung, welche die Softwarenutzung zunächst anhand bestimmter Parameter (zB. Nutzungsdauer, Funktionsnutzung) misst und diese Messwerte dann der Berechnung der Lizenzgebühren zu Grunde legt.

C2.2.3.3 Nutzungsbasierte Lizenz (Use Time License)

Die Nutzungsbasierte Lizenz oder Use Time License ist eine Lizenzvereinbarung, bei welcher im Voraus eine bestimmte Nutzungsdauer für eine Software bezahlt wird, nach welcher die Software nicht mehr aufgerufen oder benutzt werdne kann. Auch die befristete Lizenz ist als Use Time License einzustufen: Hierbei wird ein Startdatum (Abschluss des Lizenzvertrags) und ein Enddatum festgelegt, nach welchem die Software nicht mehr nutzbar ist. Bei der Use Time License handelt es sich im Grunde eine spezielle Form der Metered License, da sich die Abrechnung der Lizenzgebühren ausschließlich an der Nutzungsdauer orientiert, nicht aber weiteren Parametern.

C2.2.3.4 Gesamtnutzungs Lizenz (Aggregate Use License)

C2.2.3.5 Projektbasierte Lizenz

C2.2.4 Software-Netzwerklizenzen

C2.2.4.1 Client-Lizenz (Client Access License, CAL)

Bei der Client-Lizenz oder Client-Zugriffslizenz handelt es sich um die Berechtigung zur Nutzung einer Software von einem einzelnen Gerät (z.B. PC), das in einem IT-Netzwerk auf einen Server zugreift, auf dem die Client-Server-fähige Software installiert ist.

C2.2.4.2 Feature-Lizenz

Die Feature-Lizenz ist eine Lizenzvereinbarung, welche neben einer Grundfunktionalität der Software ergänzende weitere Funktionen (engl. features) gewährt. Die Lizenzgebühren rifchten sich in diesem Fall nach der Anzahl freigeschalteter Funktionen der Software.

C2.2.4.3 On-Demand-Lizenz

C2.5 Sonderformen der Softwarelizenz

C2.5.1 OEM-Lizenz

Bei einer OEM-Lizenz handelt es sich um ein Softwarevertriebsmodell, bei dem die Software zur Erstausrüstung neuer Computer (in einer einfacheren Ausstattung) zu einem wesentlich günstigeren Preis angeboten wird als kartonierte Software auf einem Datenträger. Anknüpfend an die Bezeichnung der Hardwarehersteller als „Original Equipment Manufacturer“ wird derartige Software als OEM-Software / OEM-Lizenz / OEM-Version bezeichnet.^[107]BGH, Urteil vom 06.07.2000, Az. I ZR 244/1997

C2.5.2 Akademische Lizenz / Schul-Lizenz (Academic License / Education License, EDU)

Bei einer akademischen Lizenz handelt es sich um ein Softwarevertriebsmodell für Schulsoftware oder Unterrichtssoftware, bei dem die Software Schülern, Studenten und Lehrerern bzw. Angehörigen von Lehreinrichtungen und diesen Lehreinrichtungen (Schulen, Bildungsträgern wie SGB mit AZAV, ESF, Hochschulen und Universitäten) selbst zu vergünstigten Preisen angeboten wird. In aller Regel ist der Nachweis der Zugehörigkeit zu einer qualifizierten Lehreinrichtung schriftlich nachzuwesen.

C2.6 Gebrauchte Software

Käuflich erworbene Software darf grundsätzlich vom rechtmäßigen Eigentümer weiterverkauft werden, nachdem sie durch den Softwarehersteller oder mit seiner Zustimmung innerhalb der EU in Verkehr gebracht worden ist. Bahnbrechend zu diesem Fragekomplex war eine BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2000^[108]BGH, Urteil vom 06.07.2000, Az. I ZR 244/1997. Danach konnte ein Softwarehersteller nach Ansicht des Bundesgerichtshofs sein Interesse daran, daß eine zu einem günstigen Preis angebotene Programmversion nur zusammen mit einem neuen PC veräußert wird, nicht in der Weise durchsetzen, daß er von vornherein nur ein auf diesen Vertriebsweg beschränktes Nutzungsrecht einräumt. Sei die Programmversion durch den Hersteller oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gesetzt worden, so der I. Zivilsenat, sei die Weiterverbreitung aufgrund der eingetretenen Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts ungeachtet einer inhaltlichen Beschränkung des eingeräumten Nutzungsrechts frei.

Der Grundsatz der freien Weiterveräußerung gilt für originalverpackte und noch nicht installierte („fabrikneue“) Software; dies gilt aber auch für Software, die bereits installiert und benutzt wurde und Software, bei der eine Softwarekopie aus einem „Volumen“ von Softwarekopien herausgelöst wird^[109]BGH, Urteil vom 17.07.2013, Az. I ZR 129/08 – UsedSoft II; BGH, Urteil vom 11.12.2014, Az. I ZR 8/13 – UsedSoft III.

Das Recht zum Weiterverkauft von gebrauchter Software gilt auch dann, wenn die Software erstmalig im Wege des Downloads erworben wurde^[110]EuGH, Urteil vom 03.07.2012, Az. C-128/11; BGH, Urteil vom 17.07.2013, Az. I ZR 129/08 – UsedSoft II.

Das Recht zum Weiterverkauf gebrauchter Software wird urheberrechtlich damit begründet, dass sich das Recht auf Verbreitung des Urhebers mit dessen erstmaliger, gewollter Inverkehrbringung erschöpft habe (§ 69c Nr. 3 S.2 UrhG). Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts trete ein, wenn^[111]BGH, Urteil vom 17.07.2013, Az. I ZR 129/08 – UsedSoft II; BGH, Urteil vom 11.12.2014, Az. I ZR 8/13 – UsedSoft III:
– der Urheberrechtsinhaber seine Zustimmung gegen Zahlung eines Entgelts erteilt hat, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie seines Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen;
– der Urheberrechtsinhaber dem Ersterwerber ein Recht eingeräumt hat, die Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen;
– der Ersterwerber seine Kopie unbrauchbar gemacht hat;
– Verbesserungen und Aktualisierungen, die das vom Nacherwerber heruntergeladene Computerprogramm gegenüber dem vom Ersterwerber heruntergeladenen Computerprogramm aufweist, von einem zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber abgeschlossenen Wartungsvertrag gedeckt sind

C2.7 Muster-Softwarelizenzvertrag

RECHTLICHER HINWEIS: Die in dem nachstehenden Softwarelizenzvertragsmuster enthaltenen Ausführungen beziehen sich auf einen fiktiven Sachverhalt. Wiedergaben von tatsächlichen Begebenheiten sind nicht gewollt. Der dargestellte Muster-Softwarelizenzvertrag ist erheblich verkürzt und nicht für eine unmittelbare Verwendung im Rechtsverkehr vorgesehen. Das Muster ist nach einer rechtlichen Beratung, die auch den wirtschaftlichen Begebenheiten des Softwareentwicklers / Softwareherstellers Rechnung trägt, an die individuellen Umstände und Ziele  anzupassen. Die Anpassungen sollten durch einen auf diese Fragen spezialisierten Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT-Recht) vorgenommen werden.

Download des Muster-Softwarelizenzvertrags
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SOFTWARELIZENZVERTRAG (MUSTER)

zwischen

der Software GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Stefan Softhaus, Computerstr. 7, 22422 Softwarekirchen

– im Folgenden: Lizenzgeberin –

und

Frau Ingrid It-Girl, Informationstechnologieallee 7, 92200 It am See

– im Folgenden: Lizenznehmerin –

I. Lizenzgegenstand

Die Lizenznehmerin kauft von der Lizenzgeberin eine Kopie des Computerprogramms X (Version X.XX) nebst Anwendungsdokumentation in deutscher Sprache nebst Lizenzschlüssel zum Download der Programmkopie von einem Server der Lizenzgeberin zu dem in Ziff. V genannten Preis. Die Parteien sind sich darüber im Klaren, dass die Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin weder die Software als solche, noch den Quellcode (Source Code) des Computerprogramms kauft.

II. Nutzungsrahmen

Die Lizenzgeberin gewährt der Lizenznehmerin das nicht-ausschließliche, zeitlich unbeschränkte und räumlich auf den Bereich der Bundesrepublik Deutschland beschränkte Recht der Nutzung des unter Ziff. I genannten Computerprogramms. Die Nutzung des Computerprogramms ist inhaltlich beschränkt auf die einfache Installation (keine Mehrfach-Installation) und bestimmungsgemäße Anwendung gemäß der Anwendungsdokumentation.

Vervielfältigungen der Software sind der Lizenzgeberin erlaubt, um das Computerprogramm auf einem Personal Computer zu installieren und eine Sicherungskopie von dem Computerprogramm zu erstellen.

Erhält die Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin während der Dauer dieses Vertragsverhältnisses Nachbesserungen oder Verbesserungen des Computerprogramms (Update, Upgrade, Patches) finden auf diese die gleichen Rechte und Pflichten Anwendung wie auf das Computerprogramm als solches.

III. Rechte und Pflichten

1. Pflichten der Lizenzgeberin

Die Lizenzgeberin ist verpflichtet, der Lizenznehmerin die unter Ziff. I genannten Sachen frei von Rechten Dritter zu übergeben.

2. Pflichten der Lizenznehmerin

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, der Lizenzgeberin den vereinbarten Kaufpreis zu überlassen.

Die Lizenznehmerin ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zur Nutzung des Computerprogramms an Dritte zu vergeben oder das Computerprogramm zur Nutzung an Dritte zu vermieten (insbesondere Ausschluss von Application Service Providing/ASP oder Software-as-a-service/SaaS).

Die Lizenznehmerin darf das Computerprogramm nur soweit es in § 69c Nr. 2 UrhG erlaubt ist, ändern, erweitern und umarbeiten. An den Ergebnissen erhält die Lizenznehmerin keine eigenen Nutzungs- und Verwertungsrechte zu. Die Lizenznehmerin hat bei einer Fehlerhaftigkeit der Lizenzgeberin schriftlich das Recht einzuräumen, den Fehler selbst zu beseitigen, bevor sie das Computerprogramm ändern, erweitert oder umarbeitet. Die Lizenznehmerin darf das Computerprogramm nur im Rahmen von § 69e UrhG dekompilieren.

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, einen neuen Softwarestand zu übernehmen, wenn die Lizenzgeberin Sorge dafür trägt, das der vertraglich vereinbarte Funktionsumfang des Computerprogramms bestehen bleibt. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Lizenznehmerin (vgl. Ziff. VII) bleiben hiervon unberührt.

IV. Lizenzgebühren

Der Kaufpreis für das Computerprogramm beträgt X EUR zzgl. 19% USt.

Der Kaufpreis ist fällig mit Rechnungsstellung und Überlassung der Softwarekopie sowie der weiteren Leistungsbestandteile gem. Ziff. I.

Bei einer Überlassung des Computerprogramms im Wege des Downloads trägt die Lizenzgeberin die Kosten für die Bereitstellung auf einem Server, die Lizenznehmerin die Kosten des Downloads.

V. Installation, Schulung und Wartung

Die Installation der Software erfolgt Anwendungsdokumentation (vgl. Ziff. I). Dort ist auch die Systemspezifikation der benötigten Hard- und Software beschrieben.

Eine Einweisung und Schulung in die Software durch die Lizenzgeberin bedarf der gesonderten Vereinbarung und ist vergütungspflichtig.

Die Wartung der Software (Updates, ggf. Upgrades) unterliegt einem Wartungsvertrag, der mit diesem Kaufvertrag abgeschlossen wird (Anlage Y), und mit Überlassung der Kopie des Computerprogramms beginnt.

VI. Gewährleistung

Der Lizenznehmerin stehen Gewährleistungsrechte nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts zu. Sie bestehen unabhängig von dem Abschluss eines Wartungsvertrags.

VII. Weitergabe

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, das Computerprogramm an einen Dritten weiterzuverkaufen, wenn sie dem Erwerber zugleich sämtliche Vertragsgegenstände gem. Ziff. I überlässt und die Nutzung der Vertragsgegenstände gleichzeitig, vollständig und unwiderruflich aufgibt, wobei die Lizenznehmerin insbesondere verpflichtet ist, sämtliche Kopien des Computerprogramms, die nach Überlassung des Computerprogramms an den Erwerber noch bei ihr verblieben sind, zu löschen.

VIII. Vorzeitige Beendigung des Nutzungsrechts

Endet das vorliegende Vertragsverhältnis vorzeitig (z.B. durch Rücktritt) ist die Lizenznehmerin verpflichtet, der Lizenznehmerin jegliche Vertragsgegenstände gem. Ziff. I herauszugben, insbesondere alle Kopien des Computerprogramms – sei es die auf einem PC installierte Software, sei es die Sicherungskopie – zu löschen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Dies gilt gleichermaßen in Bezug auf eine alte Version des Computerprogramms, wenn der Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin ein autonom funktionierendes Upgrade zur Verfügung gestellt wird.

IX. Escrow-Agreement

Gemäß gesonderter Vereinbarung, deren Kosten die Lizenznehmerin zu tragen hat, kann die Lizenzgeberin zu Gunsten der Lizenznehmerin den kommentierten Quellcode des Computerprogramms bei Z (Escrow-Agent) hinterlegen. Dieser Quellcode wird im Falle einer Insolvenz der Lizenznehmerin durch den Insolvenzverwalter an die Lizenzgeberin zum alleinigen Zwecke der Fehlerkorrektur herausgegeben . Die Lizenznehmerin erhält durch diese Verfahrensweise keine Rechte an dem Computerprogramm, insbesondere nicht an seinem Quellcode.

X. Sonstiges

Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

Jegliche unwirksamen Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag berühren die verbleibenden Bestimmungen nicht.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist der Niederlassungsort der Lizenzgeberin.

C3. Markenlizenzvertrag

C3.1 Einführung

Ein Markenlizenzvertrag ist laut dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) „eine vertragliche Vereinbarung, mit der der Inhaber einer Marke (der Lizenzgeber) eine dritte Person (den Lizenznehmer) ermächtigt, die Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, und zwar gemäß den Bedingungen und unter den Einschränkungen, die im Lizenzvertrag festgelegt sind^[112]DPMA Lizenzen und Bereitschaftserklärungen

C3.2 Arten von Markenlizenzverträgen

Es existieren ganz unterschiedliche Formen von Markenlizenzverträgen, abhängig einerseits von der konkreten beabsichtigten Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer und andererseits die Bereitschaft des Lizenzgebers, die Nutzungsmöglichkeit der Marke preiszugeben. Das Markengesetz regelt die Markenlizenz in § 30 MarkenG. § 30 Abs. 1 MarkenG bestimmt: „Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.“

C3.2.1 Nicht-ausschließlicher („einfacher“) Markenlizenzvertrag

Der einfache Markenlizenzvertrag gewährt dem Markenlizenznehmer das Recht, die betreffende Marke zu nutzen. Allerdings kann der Markenlizenzgeber in diesem Fall die Marke auch selbst weiternutzen oder/und Dritten zur Nutzung überlassen. Der einfache Markenlizenzvertrag schließt in der Regel die Vergabe einer Markenunterlizenz durch den Markenlizenznehmer aus. Auch ist der Markenlizenznehmer grundsätzlich nicht berechtigt, Rechtsverletzungen an der Marke selbständig gegenüber Dritten rechtlich geltend zu machen, vgl. § 30 Abs. 3 S. 1 MarkenG (z.B. durch Abmahnung^[113]OLG Hamburg, Urteil vom 28.04.2005, Az. 5 U 114/04).

C3.2.2 Ausschließlicher Markenlizenzvertrag

Der ausschließliche Markenlizenzvertrag gewährt dem Markenlizenznehmer hingegen das Recht, die betreffende Marke exklusiv zu nutzen. Üblicherweise kann bei einem ausschließlichen Markenlizenzvertrag der Markenlizenzgeber die Marke nicht mehr selber weiternutzen (sonst sog. Alleinlizenz) oder Dritten zur Nutzung überlassen. Erst Recht dürften Dritte die Marke nicht neben dem ausschließlichen Markenlizenznehmer nutzen. Der ausschließliche Markenlizenzvertrag kann auch Übertragung des ausschließlichen Nutzungsrechts an Dritte oder die Vergabe einer Markenunterlizenz durch den Markenlizenznehmer beinhalten. Vielfach ist der ausschließliche Markenlizenznehmer berechtigt, Rechtsverletzungen an der Marke gegenüber Dritten eigenständig rechtlich geltend zu machen (z.B. durch Abmahnung; vgl. § 30 Abs. 3 S. 1 MarkenG). Fehlt hierzu eine Vereinbarung im ausschließlichen Markenlizenzvertrag gilt gem. § 30 Abs. 3 S. 2 MarkenG: „Abweichend von Satz 1 [Anm.: § 30 Abs. 3 S. 1 MarkenG] kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.“

C3.2.3 Markenlizenzvertrag mit räumlicher Beschränkung

Bereits § 30 Abs. 1 MarkenG ist zu entnehmen, dass eine Marke räumlich beschränkt werden kann, indem sie „für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets“ lizensiert wird^[114]Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung, S. 71. Naturgemäß trifft das nationale Markengesetz keine Bestimmungen über Lizenzen, die ausländisches Territorium betreffen. Dass eine Markenlizenz jedoch auch weltweit oder Teile der Welt eingeräumt werden kann, ist allgemein anerkannt.

C3.2.4 Markenlizenzvertrag mit zeitlicher Beschränkung

Auch eine zeitliche Beschränkung ist im Rahmen eines Markenlizenzvertrages möglich, gleich ob dies im Zusammenhang mit einem nicht-ausschließlichen oder ausschließlichen Markenlizenzvertrag geschieht. Diese Möglichkeit ergibt sich bereits aus dem expliziten Wortlaut des § 42a Abs. 2 Nr. 6 MarkenV.

C3.2.5 Markenlizenzvertrag mit inhaltlicher Beschränkung

Schließlich kann die Nutzung der Marke im Markenlizenzvertrag auch inhaltlich beschränkt werden^[115]zu einem Beispiel: OLG Hamburg, Urteil vom 28.04.2005, Az. 5 U 114/04 Auch diese Möglichkeit findet sich in § 42a Abs. 2 Nr. 6 MarkenV wieder.

C3.2.6 Eintragung der Bereitschaft zur Lizenzerteilung im Markenregister

Markenanmelder oder Inhaber von Marken können gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt im Rahmen einer unverbindlichen Erklärung angeben, dass sie bereit sind, ihre Marke zu lizenzieren. Hierbei soll ein vom Deutschen Patent- und Markenamt bereitgestelltes Formblatt verwendet werden, vgl. § 42a Abs. 1 MarkenV. Eine solche Bereitschaft wird sodann gebührenfrei zu der betreffenden Marke in das Markenregister eingetragen (vgl. § 30 Abs. 6 MarkenG in Verbindung mit § 42a MarkenV).

In dem Antrag sind gem. § 42a Abs. 2 MarkenV anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, bei der die Lizenz erfasst werden soll,
2. der Name des Markeninhabers,
3. Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,
4. Angaben, ob es sich um eine ausschließliche oder einfache Lizenz handelt,
5. Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des im Register eingetragenen Lizenznehmers handelt,
6. Angaben zu einer zeitlichen, räumlichen oder gegenständlichen Beschränkung; falls die Lizenz auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen beschränkt wurde, die Waren und Dienstleistungen, für die die Lizenz gewährt wurde.

C3.3 Muster-Markenlizenzvertrag

RECHTLICHER HINWEIS: Die in dem folgenden Lizenzvertragsmuster enthaltenen Ausführungen beziehen sich auf einen fiktiven Sachverhalt. Etwaige Überschneidungen mit tatsächlichen Begebenheiten sind nicht beabsichtigt. Der Muster-Lizenzvertrag ist rechtlich stark verkürzt und nicht für eine unmittelbare Verwendung im Rechtsverkehr geeignet. Das Muster sollte vielmehr nach einer rechtlichen Beratung, die auch den wirtschaftlichen Begebenheiten Rechnung trägt, an die individuellen Umstände und Ziele der Vertragsparteien  angepasst werden. Dies sollte durch einen auf diese Fragen spezialisierten Fachanwalt für Gewerblichen Rechtschutz geschehen.

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MARKENLZENZVERTRAG (MUSTER)

zwischen

der Muster GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Martin Muster, Musterweg 1, 54334 Musterstadt

– im Folgenden: Lizenzgeberin –

und

Frau Beate Beispiel, Beispielweg 1, 43221 Beispielstadt

– im Folgenden: Lizenznehmerin –

I. Präambel

Die Lizenznehmerin beabsichtigt, für einen Erprobungszeitraum von 24 Monaten textile Badebekleidung herzustellen, zu bewerben und an Endkunden zu vertreiben. Hierfür soll die Wortmarke

„Musterbeispiel“

der Lizenzgeberin genutzt werden. Eine Nutzung für andere Waren oder Dienstleistungen ist ausgeschlossen. Die Lizenznehmerin bezieht die Vorprodukte der Ware von Dritten mit Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland und fertigt die Textilien selbst in einem Herstellungswerk in der Bundesrepublik Deutschland, ohne die Mitwirkung von Subunternehmern. Sie wird keine Unterlizenzen vergeben. Die Bekleidung soll ausschließlich über den stationären Fachhandel (Ladengeschäfte) in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben und dort beworben werden.

II. Lizenzgegenstand

Gegenstand dieses Lizenzvertrages ist die deutsche Wortmarke

„Musterbeispiel“.

Sie ist bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen DE1234567 registriert. Die Anmeldung der Marke erfolgte am 04.12.1979. Die Eintragung der Marke erfolgte am 15.07.1980. Die Verlängerung der Schutzdauer erfolgte am 01.01.2020. Der Schutz der Marke endet am 31.12.2029. Die Marke ist geschützt für die Warenklasse 20, 25, 26 und die Dienstleistungsklasse 35 nach der Nizza-Klassifikation.

III. Nutzungsrahmen

Die Lizenzgeberin erlaubt der Lizenznehmerin nicht-ausschließlich die Nutzung der unter Ziff. II genannten Wortmarke. Die Nutzung der Marke ist inhaltlich beschränkt auf die Herstellung, die Bewerbung und den Vertrieb von Waren nach der Warenklasse 25. Die Nutzung der Marke ist zeitlich beschränkt auf den Zeitraum vom 15.02.2023 bis zum 15.02.2025. Die Nutzung der Marke durch Herstellung, Werbung und Vertrieb ist räumlich beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland.

Die Lizenznehmerin ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zur Nutzung der Marke „Musterbeispiel“ an Dritte zu vergeben.

IV. Rechte und Pflichten

1. Pflichten des Lizenzgebers

Die Lizenzgeberin ist verpflichtet, die Marke während der Vertragsdauer in ihrem Bestand, auch bei dem Deutschen Patent- und Markenamt durch Zahlung fällig werdender Gebühren, zu erhalten und gegen Störungen Dritter (z.B. durch unerlaubte Herstellung von textiler Badebekleidung mit der vertragsgegenständlichen Marke) auf eigene Kosten zu verteidigen. Dies schließt auch eine rechtliche Verteidigung der Lizenznehmerin als Folge einer markenrechtlichen Abmahnung, einstweiligen Verfügung oder Klage ein. Die Lizenzgeberin bestimmt hierfür innerhalb von zwei Werktagen nach Benachrichtigung durch die Lizenznehmerin (vgl. Ziff. IV 2) eine(n) in der Bundesrepublik Deutschland zugelassene(n) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt. Die Einstandspflicht der Lizenzgeberin wird begrenzt durch die gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Gerichtskostengesetz (GKG) und weiteren einschlägigen, gebührenregelnden gesetzlichen Vorschriften.

2. Pflichten des Lizenznehmers

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, die Wortmarke „Musterbeispiel“ ohne jegliche Veränderung während der Vertragsdauer in dem vertraglich bestimmten Sinne (vgl. Ziff. I) zu verwenden und die Marke in diesem Sinne nicht ungenutzt zu lassen. Die jährlich herzustellende Mindestmenge beträgt XXX Stück.

Im Falle einer markenrechtlichen Inanspruchnahme durch Dritte ist die Lizenznehmerin verpflichtet, die Lizenzgeberin hierüber innerhalb von zwei Werktagen nach Inanspruchnahme zu informieren und sich durch einen von der Lizenzgeberin bestimmten (vgl. ZIff. IV 2) unabhängigen Rechtsanwalt beraten und vertreten zu lassen, den die Lizenznehmerin zu selbst zu beauftragen hat.

Die Lizenznehmerin hat der Lizenzgeberin am letzten Werktag des Monats schriftlich Auskunft zu erteilen, über die hergestellten Stückzahlen, aufgeschlüsselt nach Art, Modell und Modellnummer sowie über die verkauften Stückzahlen, aufgeschlüsselt nach Art, Modell und Modellnummer.

Die Lizenznehmerin ist zur fristgerechten Zahlung der Lizenzgebühren (vgl. Ziff. V) verpflichtet.

V. Lizenzgebühren

Die Lizenznehmerin  zahlt der Lizenzgeberin eine Grundvergütung je Jahr von XXXXX,XX EUR und zusätzlich je hergestelltem Stück an Ware eine Vergütung von 5% des erzielten Netto-Warenpreises (ohne Steuer) oder XX,XX EUR je hergestelltem Stück an Ware, je nachdem welcher Wert höher ist.

Die Grundvergütung ist bei Vertragsabschluss und zum jeweils ersten Werktag eines Jahres fällig.

Die Lizenzgebühren je Stück sind am letzten Werktag des Monats von der Lizenznehmerin gegenüber der Lizenzgeberin abzurechnen und zu zahlen.

VI. Haftung

Die Lizenzgeberin haftet, soweit die Lizenznehmerin in Hinblick auf die Nutzung der Marke „Musterbeispiel“ von einem Dritten wegen vorrangiger Berechtigung rechtlich in Anspruch genommen wird. Im Übrigen wird auf Ziff. IV 1 verwiesen.

Die Lizenznehmerin trägt das Herstellungsrisiko und stellt die Lizenzgeberin von jeglicher Haftung für von der Lizenznehmerin hergestellte Produkte gegenüber Dritten auf erste Anforderung frei.

VII. Gewährleistung

Die Lizenzgeberin versichert gegenüber der Lizenznehmerin, Inhaberin der Marke „Musterbeispiel“ (vgl. Ziff. II) zu sein und ihr keine vorrangigen Rechte Dritter bekannt sind. Die Lizenzgeberin übernimmt keine Gewähr für die Nichtangreifbarkeit oder wirtschaftliche Verwertbarkeit der Marke „Musterbeispiel“. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

VIII. Vertragslaufzeit, Kündigung und Abverkauft

Der Vertrag entfaltet seine Wirkung am 15.02.2023 und endet am 15.02.2025. Die Lizenzgeberin und die Lizenznehmerin können vor Ende des Lizenzvertrages schriftlich eine Verlängerung dieses Vertrages vereinbaren.

Das Recht einer jeden Vertragspartei zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten.

Etwaige gemäß diesem Lizenzvertrag vor Ende der Vertragslaufzeit hergestellte Produkte dürfen von der Lizenznehmerin für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach Ende der Vertragslaufzeit abverkauft werden. Eine weitergehende Nutzung der Marke durch die Lizenznehmerin nach Ende der Vertragslaufzeit, gleich in welcher Form, ist untersagt.

IX. Vertragsstrafe

Für eine Nutzung der Marke außerhalb der Bestimmungen dieses Vertrages schuldet die Lizenznehmerin der Lizenzgeberin für jede schuldhafte Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.001,00 EUR je Verstoß.

X. Sonstiges

Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

Etwaige unwirksame Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag lassen die verbleibenden Bestimmungen unberührt.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist der Niederlassungsort der Lizenzgeberin.

C4. Designlizenzvertrag

C5. Geschmacksmusterlizenzvertrag

C6. Patentlizenzvertrag

C6.3 Muster-Patentlizenzvertrag

RECHTLICHER HINWEIS: Die in dem nachstehenden Patentlizenzvertragsmuster enthaltenen Ausführungen beziehen sich auf einen fiktiven Sachverhalt. Überschneidungen mit tatsächlichen Begebenheiten sind nicht beabsichtigt. Der Muster-Patentlizenzvertrag ist rechtlich stark verkürzt und nicht für eine unmittelbare Verwendung im Rechtsverkehr vorgesehen. Das Muster ist nach einer rechtlichen Beratung, die auch den wirtschaftlichen Begebenheiten der Parteien Rechnung trägt, an die individuellen Umstände und Ziele der Vertragsparteien  anzupassen. Die Anpassungen sollten durch einen auf diese Fragen spezialisierten Fachanwalt für Gewerblichen Rechtschutz vorgenommen werden.

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PATENTLIZENZVERTRAG (MUSTER)

zwischen

der Patentbeispiel GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Paul Patent, Patentstr. 99, 62322 Patentkirchen

– im Folgenden: Lizenzgeberin –

und

der Hersteller GmbH, Herstellungsallee 3, 33698 Herstellung

– im Folgenden: Lizenznehmerin –

I. Präambel

Die Lizenzgeberin ist Inhaberin des Patents DE8910111 betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Hartfeinbearbeiten innenverzahnter Zahnräder mittels einer Verzahnungshonmaschine. Das Patent ist in Kraft. Über das vorgenannte Patent hat die Lizenzgeberin Dritten bislang keine Lizenz, gleich welcher Rechtsnatur erteilt.

Die Lizenznehmerin möchte das Patent in ihrem Metallverarbeitungsbetrieb in Berlin (Bundesrepublik Deutschland) nutzen, um damit innenverzahnte Zahnräder für den Bau von Einhorndrehbänken hartfeinzubearbeiten. Die Lizenznehmerin beabsichtigt nicht, Unterlizenzen an dem Patent zu vergeben.

II. Lizenzgegenstand

Gegenstand dieses Lizenzvertrages ist das deutsche Patent DE8910111, erteilt durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Die Anmeldung der Marke erfolgte am 05.06.2014. Die Offenlegung des Patents erfolgte am 17.11.2015.

III. Nutzungsrahmen

Die Lizenzgeberin erteilt der Lizenznehmerin eine ausschließliche Lizenzberechtigung für die Nutzung des patentierten Verfahrens und der patentierten Vorrichtung. Die Lizenz umfasst den gesamten Anwendungsbereich der patentierten Erfindung, auch von etwaigen technischen Weiterentwicklungen, soweit sie das lizenzgegenständliche technische Gebiet berühren.

Die Lizenzgeberin behält sich vor, Gegenstände, die in der Bundesrepublik Deutschland mittels des patentierten Verfahrens hergestellt wurden und werden, ohne Einwilligung der Lizenznehmerin zu nutzen und zu verkaufen.

Die Patentlizenz endet am 15.02.2027.

Die Nutzung des patentierten Verfahrens und der patentierten Vorrichtung ist räumlich beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland.

Die Lizenznehmerin darf Dritten keine Unterlizenzen zur Nutzung des Patents erteilen. Die Lizenz darf nur mit schriftlicher Einwilligung der Lizenzgeberin an Dritte übertragen werden.

IV. Rechte und Pflichten

1. Pflichten des Lizenzgebers

Die Lizenzgeberin verpflichtet sich, das Patent während der Vertragsdauer in seinem Bestand, auch bei dem Deutschen Patent- und Markenamt durch Zahlung fällig werdender Gebühren, zu erhalten und gegen Störungen Dritter (z.B. durch unerlaubte Nutzung des patentierten Verfahrens) auf eigene Kosten zu verteidigen. Dies schließt auch eine rechtliche Verteidigung der Lizenznehmerin als Folge einer patentrechtlichen Abmahnung, einstweiligen Verfügung oder Klage ein. Die Lizenzgeberin bestimmt hierfür innerhalb von zwei Werktagen nach Benachrichtigung durch die Lizenznehmerin (vgl. Ziff. IV 2) eine(n) in der Bundesrepublik Deutschland zugelassene(n) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt. Die Einstandspflicht der Lizenzgeberin wird begrenzt durch die gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Gerichtskostengesetz (GKG) und weiteren einschlägigen, gebührenregelnden gesetzlichen Vorschriften.

Die Lizenzgeberin verpflichtet sich, der Lizenznehmerin für die Dauer von drei (3) Monaten fachlich qualifiziertes Personal zu einem Tagessatz von … EUR zur Verfügung zu stellen, welches die Lizenznehmerin in deren Betriebsräumlichkeiten bei der Anwendung des Verfahrens und dem Einsatz der patentierten Vorrichtung unterstützt und hinsichtlich des Verfahrens und der Vorrichtung auch Mitarbeiter der Lizenznehmer anlernt.

2. Pflichten des Lizenznehmers

Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, das patentierte Verfahren und die Vorrichtung während der Vertragsdauer in dem vertraglich bestimmten Sinne (vgl. Ziff. I) zu verwenden und das Patent in diesem Sinne nicht ungenutzt zu lassen. Die jährlich herzustellende Mindestmenge beträgt … Stück.

Im Falle einer patentrechtlichen Unterlassungs-, Auskunfts- oder/und Schadensersatzforderung seitens Dritter ist die Lizenznehmerin verpflichtet, die Lizenzgeberin hierüber innerhalb von zwei Werktagen nach Inanspruchnahme zu informieren und sich durch einen von der Lizenzgeberin bestimmten (vgl. ZIff. IV 2) unabhängigen Rechtsanwalt beraten und vertreten zu lassen, den die Lizenznehmerin zu selbst zu beauftragen hat.

Die Lizenznehmerin hat der Lizenzgeberin am letzten Werktag des Monats schriftlich Auskunft zu erteilen, über die hergestellten Stückzahlen, aufgeschlüsselt nach Art, Modell und Modellnummer sowie über die verkauften Stückzahlen, aufgeschlüsselt nach Art, Modell und Modellnummer.

Die Lizenznehmerin ist zur fristgerechten Zahlung der Lizenzgebühren (vgl. Ziff. V) verpflichtet.

V. Lizenzgebühren

Die Lizenznehmerin bezahlt der Lizenzgeberin eine Vergütung von … Prozent der Rechnungsbeträge (ohne Umsatzsteuer, Frachtkosten oder Rabatte), welche die Lizenznehmerin ihren Abnehmern für Produkte fällig stellt, die unter Nutzung des patentierten Verfahrens und der patentierten Vorrichtung hergestellt wurden.

Im Mindestmaß ist jedoch von der Lizenznehmerin an die Lizenzgeberin eine Lizenzgebühr von … EUR je Jahr zu entrichten, die auf die vorgenannten umsatzbezogenen Lizenzgebühren angerechnet wird. Die Mindestlizenzgebühr ist am letzten oder ersten Werktag eines Jahres fällig, je nachdem welcher Zeitpunkt nach Vertragsschluss am nähesten liegt. Die Mindestlizenzgebühr ist von der Lizenzgeberin bei außerordentlichem Vertragsende nicht zu erstatten, soweit das Vertragsende nicht auf ein Verschulden der Lizenzgeberin zurückzuführen ist; bei ordentlichem Vertragsende vor Jahresende wird die Mindestlizenzgebühr je angefangenem Monat mit einem Anteil von 1/12 abgerechnet.

Die Lizenzgebühren sind von der Lizenznehmerin am Tag der Rechnungsstellung gegenüber ihren Abnehmern an die Lizenzgeberin abzuführen. Die Lizenzgeberin ist nicht berechtigt, der Lizenzgeberin Zahlungsausfälle bezüglich der jeweiligen Rechnung entgegenzuhalten.

Die Lizenznehmerin zahlt an die Lizenzgeberin für die Überlassung technischer Unterlagen einen pauschalen Betrag von … EUR.

VI. Haftung

Die Lizenzgeberin haftet, soweit die Lizenznehmerin in Hinblick auf die Nutzung der Marke „Musterbeispiel“ von einem Dritten wegen vorrangiger Berechtigung rechtlich in Anspruch genommen wird. Im Übrigen wird auf Ziff. IV 1 verwiesen.

Die Lizenznehmerin trägt das Herstellungsrisiko und stellt die Lizenzgeberin von jeglicher Haftung für von der Lizenznehmerin hergestellte Produkte gegenüber Dritten auf erste Anforderung frei.

VII. Gewährleistung

Die Lizenzgeberin versichert gegenüber der Lizenznehmerin, Inhaberin des Patents (vgl. Ziff. II) zu sein und ihr keine vorrangigen Rechte Dritter bekannt sind. Die Lizenzgeberin übernimmt keine Gewähr für die Nichtangreifbarkeit oder wirtschaftliche Verwertbarkeit des patentierten Verfahrens oder der patentierten Vorrichtung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

VIII. Vertragslaufzeit, Kündigung und Abverkauft

Der Vertrag endet am 15.02.2027. Die Lizenzgeberin und die Lizenznehmerin können vor Ende des Lizenzvertrages schriftlich eine Verlängerung dieses Vertrages vereinbaren.

Das Recht einer jeden Vertragspartei zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten.

Etwaige gemäß diesem Lizenzvertrag vor Ende der Vertragslaufzeit hergestellte Produkte dürfen von der Lizenznehmerin für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach Ende der Vertragslaufzeit abverkauft werden. Eine weitergehende Nutzung des Patents durch die Lizenznehmerin nach Ende der Vertragslaufzeit, unabhängig in welcher Form, ist verboten.

IX. Vertragsstrafe

Für eine Nutzung des Patents außerhalb der Bestimmungen dieses Vertrages schuldet die Lizenznehmerin der Lizenzgeberin für jede schuldhafte Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.001,00 EUR je Verstoß.

X. Sonstiges

Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

Etwaige unwirksame Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag lassen die verbleibenden Bestimmungen unberührt.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist der Niederlassungsort der Lizenzgeberin.

C7. Gebrauchsmusterlizenzvertrag
(Zurück zur Übersicht)

C8. Sortenlizenzvertrag
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Bei einem Sortenlizenzvertrag handelt es sich um eine einfache oder ausschließliche Lizenzvereinbarung, mit welcher der Inhaber einer geschützten Pflanzensorte (Sorte, vgl. § 1 SortSchG, § 2 SortSchG) einer anderen Person oder Unternehmung das Recht erteilt, die Sorte ganz oder teilweise im geschäftlichen Verkehr zu bestimmten, festgelegten Bedingungen zu nutzen.^[116]FG Münster, Urteil vom 13.10.2017, Az. 13 K 2545/15 Die Sortenlizenz wird indirekt in § 11 Abs. 2 SortSchG erwähnt: „Der Sortenschutz kann ganz oder teilweise Gegenstand ausschließlicher oder nichtausschließlicher Nutzungsrechte sein.“

Unter dem Dach des Agrecol e.V. wurde 2017 die Initiative Open Source Seeds^[117]Vorstellung der Open Source Seeds Initiative  gegründet, um einen eigentumsfreien, gemeinnützigen Saatgutsektor zu etablieren. Die Initiative Open Source Seeds bietet eine Open-Source-Lizenz für Saatgut kostenfrei zum Download an.^[118]Sortenlizenzvertrag der Open Source Seeds Initiative Dieser Lizenz, für welche keine Lizenzgebühren gefordert werden, liegen im Wesentlichen als Bedingungen zu Grunde, dass (1) jedermann Open-Source Saatgut nutzen, also anbauen, vermehren, züchterisch bearbeiten sowie im Rahmen bestehender Gesetze verkaufen, tauschen und verschenken darf, (2) niemand das Saatgut und seine Weiterentwicklungen privatisieren darf, so dass Patent- und Sortenschutz ausgeschlossen sind und (3) zukünftigen Empfängern und Empfängerinnen die gleichen Rechte und Pflichten übertragen werden.^[119]OSS Lizenzbedingungen Die Initiative weist darauf hin, dass “Open source” nicht mit den Prädikaten “samenfest” oder “aus reproduzierbarem Saatgut” gleichzusetzen sei. Die Begriffe “samenfest” und aus “reproduzierbarem Saatgut” beschrieben biologische Eigenschaften, nämlich dass sich Saatgut vermehren lasse. Open-source dagegen sei eine rechtliche Eigenschaft, die Saatgut vor Privatisierung schütze.^[120]Unterschied „Open source“ und „samenfest„

C3.3 Muster-Sortenlizenzvertrag

RECHTLICHER HINWEIS: Die in dem folgenden Lizenzvertragsmuster enthaltenen Ausführungen beziehen sich auf einen fiktiven Sachverhalt. Etwaige Überschneidungen mit tatsächlichen Begebenheiten sind nicht beabsichtigt. Der Muster-Lizenzvertrag ist rechtlich stark verkürzt und nicht für eine unmittelbare Verwendung im Rechtsverkehr geeignet. Das Muster sollte vielmehr nach einer rechtlichen Beratung, die auch den wirtschaftlichen Begebenheiten Rechnung trägt, an die individuellen Umstände und Ziele der Vertragsparteien  angepasst werden. Dies sollte durch einen auf diese Fragen spezialisierten Fachanwalt für Gewerblichen Rechtschutz geschehen.

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SORTENLIZENZVERTRAG (MUSTER)

zwischen

der Sorten GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Sören Sortig, Sortengasse 1, 01232 Sortenburg

– im Folgenden: Lizenzgeberin –

und

Pflanzmann GmbH, Zum Pflanzerl 3, 34220 Pflanzingen

– im Folgenden: Lizenznehmerin –

I. Präambel

II. Lizenzgegenstand

III. Nutzungsrahmen

IV. Rechte und Pflichten

1. Pflichten des Lizenzgebers

2. Pflichten des Lizenznehmers

V. Lizenzgebühren

VI. Haftung

VII. Gewährleistung

VIII. Vertragslaufzeit, Kündigung und Abverkauft

IX. Vertragsstrafe

X. Sonstiges

C9. Topographie- und Halbleiterlizenzvertrag
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C10. Know-How-Lizenzvertrag
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C10.1 Definition

Im Gewerblichen Rechtschutz wird unter Know-How eine Gesamtheit an öffentlich nicht bekannten (geheimen) kommerziellen Kenntnissen verstanden, die durch vertragliche Vereinbarung vor Nachahmung geschützt sind, bei Offenbarung aber gemeinfrei werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass Know-How kein Registerrecht ist. Ein Synonym für Know-How ist „Betriebsgeheimnis“ (vgl. § 17 UWG a.F.) oder „Geschäftsgeheimnis“ (vgl. Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen). Gem. § 2 Nr. 1 GeschGehG ist ein Geschäftsgeheimnis

eine Information

a) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

b) die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und

c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.

C10.2 Gesetzliche Regelung

Nachdem §§ 17 – 19 UWG a.F. weggefallen ist, ergibt sich der Schutz von Know-How nunmehr vornehmlich über das 26.04.2019 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG).^[121]GeschGehhG)

Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen setzt die EU-RL 2016/943 vom 08.06.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung^[122]EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen um.

C.10.3 Lizenzvertragliche Besonderheiten

Soll ein Geschäftsgeheimnis seinen wirtschaftlichen Wert und seine Rechtsposition behalten, hat der Geheimnisinhaber gem. § 2 Nr. 1 GeschGehG „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ zu treffen. Hierfür kommen Dateiverschlüsselung, Kennzeichnung von geheimhaltungsbedürftigen Informationen und betriebliche Mitarbeiteranweisungen in Betracht. Welche Maßnahmen abschließend zum Geheimnisschutz geeignet sind und insoweit „angemessen“ sind, bestimmt letztendlich das zuständige Gericht. Im Know-How-Lizenzvertrag sind daher vertragliche Versuche, den Vertragspartner zum Geheimnisschutz zu verpflichten, von größter Relevanz.

Beachtlich ist, dass auch das sog. Re-Engineering von Produkten zur rechtmäßigen Erlangugn eines Geheimnisses führen darf. § 3 Abs. 1 GeschGehG sieht insoweit das Beobachten, Untersuchen, Rückbauen und Testen des öffentlich verfügbaren Produkts oder Gegenstands vor. In einem Know-How-Lizenzvertrag muss daher das Re-Engineering jedenfalls im Verhältnis zum Vertagspartner (Entwicklungspartner) ausgeschlossen werden. Erst die zukünftige Rechtsprechung wird aber zeigen, ob solche Klausen wirksam sind.

C11. Franchise-Vertrag
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D. Literatur zum Lizenzvertrag
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Beurskens, Michael
Gewerblicher Rechtsschutz, Teil 07 – Lizenzvertragsrecht, Universität Passau, (Online-Vortragsunterlagen, abgerufen 18.01.2023)

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BmBF)
Lizenzvertrag und Offene Lizenzen (Online-Beitrag, abgerufen am 02.01.2023)

Busche, Jan / Wasnick, Lars
Patente als „öffentliches Gut“?, Universität Düsseldorf, dusIP, 18.08.2021 (Online-Beitrag, abgerufen am 18.01.2023)

Hallebach, Claudia
Lizenzplattformen in der Pflanzenzüchtung, Vortrag Jahrestagung GRUR 16.09.2021 (Online-Vortragsunterlagen, abgerufen 02.01.2023)

Hoeren, Thomas
IT-Vertragsrecht, Skript der Universität Münster (Online-Beitrag, abgerufen am 26.07.2023, „Stand Juni 2023“)

Kortunay, Ayhan
Patentlizenz- und Know-How-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht -Unter besonderer Berücksichtigung der §§ 17, 18 GWB und Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 240/96) der EG-Kommission, Universität Köln, Dissertation, 2003 (Online-Dokument, aberufen am 17.08.2023)

Kühnen, Thomas
FRAND-Lizenzen in der Verwertungskette, GRUR 2019, 665

Mandon, Sunita
10. Lizenzvertrag, Universität Bremen (Zitat: „Rechtsstand Mai 2018“, Online-Beitrag, abgerufen am 13.01.2023)

Mantz, Reto
Kapitel 3: Open Access-Lizenzen und Rechtsübertragung bei Open Access-Werken
in: Spindler, Gerald (Hrsg.), Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen, S. 55 ff., erschienen in der Reihe „Göttinger Schriften zur Internetforschung“ im Universitätsverlag Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2006, Online-Dokument, abgerufen am 02.01.2023

Mantz, Reto
Creative Commons–Lizenzen im Spiegel internationaler Gerichtsverfahren, GRUR Int 2008, S.20 – 24

Ohly, Ansgar
Einführung in das Recht des Geistigen Eigentums, Ludwig-Maximilians-Universität München, WS 2018/2019, S. 90 (Online-Beitrag, abgerufen am 18.01.2023)

Probst, Thomas
Der Lizenzvertrag: Grundlagen und Einzelfragen, Jusletter, 02.09.2013 (Online-Beitrag, abgerufen am 18.01.2023)

Schikorra, Volker
Die Zwangslizenz im Patentrecht, Hagener Juristische Beiträge, Band 7, Münsterscher Verlag für Wissenschaft, 2018 (Online-Beitrag, abgerufen am 18.01.2023)

Schleifer, Irene
Lizenzgeschäfte in der Buchverlagswirtschaft, in: Erlanger Beiträge zur Medienwirtschaft, 2016 (Online-Beitrag, abgerufen am 13.01.2023)

Spindler, Gerald
Rechtsfragen der Open Source Software in: Open Source, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2003

Tochtermann, Lea
Der grenzüberschreitende Lizenzvertrag, (Online-Vortragsunterlagen vom 21.07.2015, abgerufen am 19.01.2023)

Wagner, Anna Katharina
Immaterielle Vermögenswerte in der Insolvenz, Hagener Juristische Beiträge, Band 3, Münsterscher Verlag für Wissenschaft, 2017 (Online-Beitrag, abgerufen am 19.01.2023)

Wiebe, Andreas / Schur, Nico
Lizenzen an Daten / Datenvertragsrecht, Vortrag Jahrestagung GRUR 2021, (Online-Vortragsunterlagen, abgerufen 02.01.2023)

Wikipedia
Creative Commons (Online-Beitrag, abgerufen am 02.01.2023)

Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
Einzelfragen zum Patentschutz von Impfstoffen, Az. WD 7 – 3000 – 011/21, veröffentlicht 18.02.2021 (Online-Beitrag, abgerufen am 18.01.2023)