Dr. Ole Damm | Rechtsanwalt & Fachanwalt
IT-Recht, IP-Recht und Datenschutzrecht
Aktuelle Beiträge und Urteile
- OLG Nürnberg: Wenn der Patentanwalt nur eingesetzt wird, um die Abmahnkosten einer markenrechtlichen Abmahnung hochzutreiben, ist das zulässigveröffentlicht am 25. März 2011
OLG Nürnberg, Urteil vom 15.03.2011, Az. 3 U 1644/10
§ 140 Abs. 3 MarkenGDas OLG Nürnberg hat entschieden, dass bei der Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche die – unseres Erachtens in vielen Fällen schon an Rechtsmissbräuchlichkeit grenzende – Einschaltung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt (der vielfach noch Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz ist) rechtens ist. Die Frage der Erforderlichkeit der Einschaltung des Patentanwalts stelle sich nicht. Zwar sei vorliegend eine direkte Anwendung von § 140 Abs. 3 MarkenG nicht angezeigt, da § 140 Abs. 3 MarkenG von einer Klage ausgehe und eine Abmahnung noch zum außergerichtlichen Verfahren zu rechnen sei. Doch gehe der Senat von einer analogen Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG aus. In Ermangelung einer höchstrichterlichen Entscheidung bemühte das Oberlandesgericht den Grundsatz des argumentum a fortiori. Zitat: „… für den Zeitraum ab Einreichung der Klage kann die Notwendigkeitsprüfung für die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts entfallen. Dann kann diese aber erst recht für den Zeitraum vor oder außerhalb der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens unterbleiben. Denn mehr denn je gilt, dass es im Interesse der Parteien und auch der Gerichte sinnvoll und vom Gesetzgeber jedenfalls erwünscht ist, Streitigkeiten möglichst außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens zu regeln. Wenn aber eine Erforderlichkeitsprüfung unterbleibt, obwohl die Mitwirkung des Patentanwalts sogar während der tatkräftigen Unterstützung durch ein Gericht stattfindet, dann muss dies erst recht gelten, wenn diese Unterstützung im außergerichtlichen Bereich fehlt.“ Auf die Entscheidung hingewiesen hatte openjur.de. Zum Volltext der Entscheidung:
- BGH: Die Frage der Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten in Markenrechtssachen steht vor einer höchstrichterlichen Entscheidungveröffentlicht am 24. Juni 2010
Hinweis: Der Bundesgerichtshof wird nach einer Revision gegen die Entscheidung OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 12.11.2009, Az. 6 U 130/09, über die Frage entscheiden, ob § 140 Abs. 2 MarkenG auch für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in Markenrechtssachen anwendbar ist. Die zugelassene Revision wird unter dem Az. I ZR 181/09 geführt. Das OLG Frankfurt a.M. schloss sich dem OLG Düsseldorf an (Urteil vom 30.10.2007, Az. I-20 U 52/07). Das OLG Stuttgart war zumindest der Auffassung, dass vorgerichtliche Patentanwaltskosten im Kostenfestsetzungsverfahren nur dann festzusetzen sind, wenn sie in ausreichend engem Zusammenhang mit dem Rechtsstreit entstanden sind (Beschluss vom 23.01.2006, Az. 8 W 20/06). Das OLG Frankfurt a.M. wies in seiner Entscheidung darauf hin, dass der BGH in der Entscheidung BGH, Urteil vom 26.02.2009, Az. I ZR 219/06 – Thermoroll, ebenfalls zu der Auffassung neige, dass außergerichtliche Patentanwaltskosten gemäß § 140 Abs. 3 erstattungsfähig seien; jedoch enthalte die Entscheidungsbegründung „hierzu keine näheren Ausführungen“. Die Entscheidungsbegründung lautete: (mehr …)
- BPatG: Zur eingeschränkten Erstattung von Doppelvertretungskosten (Kosten von Rechtsanwalt und Patentanwalt) in Gebrauchsmusterverfahrenveröffentlicht am 12. Juni 2010BPatG, Beschluss vom 21.09.2009, Az. 5 W (pat) 432/06
§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG; 84 Abs. 2 PatG; § 91 Abs. 1 S. 1 ZPODas BPatG hat entschieden, dass in einem Löschungsverfahren betreffend ein Gebrauchsmuster nur dann sowohl die Kosten für einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt geltend gemacht werden können, wenn der Sachverhalt derart schwierige Rechtsfragen aufwirft, dass ein Patentanwalt diese nicht allein beantworten kann. In Gebrauchsmusterverfahren ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO (anwendbar über § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG) noch zu prüfen, ob die Kosten (hier: der Doppelvertretung) „zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.„
- OLG Düsseldorf: Flugkosten sind als Verfahrenskosten nur unter bestimmten Umständen und nurin Höhe eines “Economy Class”-Tickets erstattungsfähig / Keine Sonderbehandlung von Patentanwältenveröffentlicht am 17. Mai 2010OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.12.2008, Az. I-10 W 93/08
§ 91 Abs. 1 ZPODas OLG Düsseldorf hat entschieden, dass zu den Reisekosten nur solche (erforderlichen) Flugkosten gerechnet werden, die in einem Flug per „Economy-Class“ entstehen. Für Reisekosten von Patentanwälten könne auf dieselben Grundsätze zurückgegriffen werden, die für einen Rechtsanwalt gälten. Unter mehreren gleich gearteten Maßnahmen sei die kostengünstigste auszuwählen (vgl. grundlegend BGH, Beschluss vom 16.10.2002, Az. VIII ZB 30/02, Rpfleger 2003, S. 98). Eine Erstattung von Flugkosten werde in der Rechtsprechung nur gebilligt, wenn es sich um eine Auslandsreise handelt oder die Mehrkosten einer Flugreise nicht außer Verhältnis zu den Kosten der Benutzung der Bahn stünden, wobei auch zu berücksichtigen sei, ob die geltend gemachten Kosten sich in einem angemessenen Verhältnis zu der Bedeutung des Rechtsstreits bewegen würden (vgl. BGH Beschluss vom 13.12.2007, IX ZB 112/05, Rpfleger 2008, 279ff mwN). Dabei seien „individuelle Gepflogenheiten“ des Anwalts bzw. bestimmter Kreise, denen er angehöre, nicht zu Lasten des erstattungspflichtigen Gegners zu werten. Es widerspräche dem Grundsatz der Gleichbehandlung, wenn man je nach „Stellung“ des Anwalts entweder einen Flug in der economy-class „zumuten“ oder einen Flug in der business-class „zugestehen“ wolle. (mehr …)
- OLG Frankfurt a.M.: Keine Erstattung der vorgerichtlichen Patentanwaltskosten bei markenrechtlicher Abmahnungveröffentlicht am 22. Januar 2010OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 12.11.2009, Az. 6 U 130/09
§ 140 Abs. 3 MarkenGDas OLG Frankfurt hat entschieden, dass bei einer markenrechtlichen Abmahnung, bei der auch ein Patent- anwalt beteiligt wurde, kein Anspruch des Abmahners auf die Erstattung vorgerichtlicher Patentanwaltskosten gemäß § 140 Abs. 3 Markengesetz besteht. Eine entsprechende Anwendbarkeit des § 140 Abs. 3 auf vorgerichtliche Patentanwaltskosten sei nicht gegeben; die Zuziehung des Patentanwalts für die Abmahnung könne im streitigen Fall nicht als erforderlich angesehen werden. Zuvor habe zwar der erkennende Senat die Auffassung vertreten, dass eine entsprechende Anwendung des § 140 Abs. 3 anzunehmen sei, soweit ein materiell-rechtlicher Anspruch auf die Erstattung der Patentanwaltskosten geltend gemacht würde. Von dieser Auffassung wandte sich der Senat jedoch in der vorliegenden Entscheidung ab, weil die Voraussetzungen für eine Analogie nicht vorlägen.
- OLG Düsseldorf: Ein Rechtsanwalt darf sich nicht ohne weiteres als „European Patent & Trademark Attorney“ bezeichnen / Zur Unzulässigkeit des Hinweises „Vertretungsberechtigt bei …“veröffentlicht am 2. Juni 2009
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.04.2008, Az. 20 U 122/07
§§ 3, 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 UWGDas OLG Düsseldorf hat darauf hingewiesen, dass sich ein Rechtsanwalt nur dann als „European Patent & Trademark Attorney“ oder „European Patent Attorney“ bezeichnen darf, wenn er entsprechend zugelassen ist. Die Zulassung setzt ein besonderes Prüfungsverfahren voraus. Geklagt hatte ein Patentanwalt gegen einen Rechtsanwalt. Letzterer vertrat die Ansicht auch „European Patent & Trademark Attorney“ zu sein und erklärte auf seinem Briefbogen, vertretungsberechtigt zu sein bei folgenden Behörden: „Bundespatentgericht, Deutsches Patent- und Markenamt, Europäisches Patentamt, EU-Amt für gewerblichen Rechtsschutz, Weltorganisation für geistiges Eigentum„. (mehr …)
- OLG Frankfurt a.M.: Patentanwaltskosten sind auch dann erstattungsfähig, wenn der Markenverstoß „auf der Hand liegt“veröffentlicht am 26. Mai 2009OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 07.05.2009, Az. 6 W 67/09
§ 140 Abs. 1 MarkenG, § 13 RVGDas OLG Frankfurt a.M. hat entschieden, dass in einem gerichtlichen Verfahren die Kosten des Patentanwalts gemäß § 140 Abs. 1 MarkenG auch dann zu erstatten sind, wenn der Rechtsverstoß „auf der Hand liegt“. Die Geltendmachung solcher Kosten erfolge keineswegs rechtsmissbräuchlich. Denn auch in einem Rechtsstreit über Art und Umfang der Auskunftspflichten könnten sich erhebliche markenrechtliche Probleme stellen. Ein Anspruch auf Schadensersatz bestehe zudem nur für den Fall einer Kennzeichenverletzung. Diese sei jedoch nicht abschließend geklärt, zumal die in dem Verfahren abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegeben worden sei. Das LG Berlin hatte im Ergebnis noch anders geurteilt und eine Schadensminderungspflicht angenommen (Link: LG Berlin).
- BPatG: Markeninhaber hat selbst für Markenverlängerung zu sorgen / Keine Wiedereinsetzung, weil Patentanwalt die Zulassung entzogen wurdeveröffentlicht am 24. April 2009
BPatG, Beschluss vom 05.03.2009, Az. 30 W (pat) 172/06
§§ 47, 64a, 91 Abs. 1 S. 1 MarkenGDas BPatG hat entschieden, dass ein Markeninhaber bei Ablauf der Schutzdauer der Marke selbst dafür verantwortlich ist, den Schutz zu verlängern, sofern ihm der Ablauf vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mitgeteilt wird. Im entschiedenen Fall war die Verlängerungsgebühr für eine Marke nicht rechtzeitig entrichtet worden. Deshalb hatte das DPMA den Markeninhaber angeschrieben und ihm 2 Monate Zeit gegeben, die Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag zu entrichten, sonst werde die Marke gelöscht. Der Markeninhaber zahlte jedoch erst 2 Wochen nach Ablauf der Frist und beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Er begründete dies damit, dass der ihn betreuende Patentanwalt ohne sein Wissen bereits Jahre zuvor die Zulassung verloren hatte; er sich jedoch noch auf eine Betreuung durch diesen verlassen hatte. Dies ließ das Gericht nicht gelten. Die Richter waren der Auffassung, dass der Markeninhaber schuldhaft die Gebühreneinzahlung versäumt hatte. Die Schuldhaftigkeit ergibt sich daraus, dass der Markeninhaber selbst durch das DPMA angeschrieben wurde und in diesem Schreiben unmissverständlich über die Frist der Zahlung der Verlängerungsgebühr und die Folgen der Fristversäumnis aufgeklärt wurde.
- OLG München: Zur Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten – Büro vor Ort, aber aus der Ferne angereistveröffentlicht am 7. April 2009OLG München, Beschluss vom 05.03.2007, Az. 6 W 1106/07
Das OLG München hat darauf hingewiesen, dass unter besonderen Umständen die Reisekosten von einem Patentanwalt erstattungsfähig sind, wenn die Sozietät des Patentanwalts am Gerichtsort eine Niederlassung unterhält. Das Landgericht München I hatte zunächst auf eine „ständige Rechtsprechung“ des Oberlandesgerichts München hingewiesen (vgl. z. B. OLG München, Beschluss vom 18.05.200, Az. 11 W 2257/05) und eine Reisekostenerstattung unter diesen Umständen abgelehnt. Der Senat folgt indes der Auffassung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 13.09.2005, Az. X ZB 30/04) wonach Reisekosten erstattungsfähig sind, wenn eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen darf. Im vorliegenden Fall sei dieser Tatbestand erfüllt gewesen, da es sich um einen Patentverletzungsrechtsstreit mit einer besonderen technischen Komponente gehandelt habe, der besondere Vertrautheit mit der Technik zwecks Erläuterung vor dem Gericht, dem Patentgesetz und insbesondere der einschlägigen Rechtsprechung zum Verletzungsverfahren und ggf. auch zum Nichtigkeitsverfahren verlangt habe. Zu der Erstattungsfähigkeit von Reisekosten eines Rechtsanwalts hatte unlängst das OLG Saarbrücken ausgeführt (Link: OLG Saarbrücken).
- OLG Düsseldorf: Die Krux mit den Titeln oder wie darf ein Rechtsanwalt sich nennen?veröffentlicht am 24. März 2009OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.04.2008, Az. I-20 U 122/07
§§ 8 Abs. 1, 3, 5 Abs. 1 UWG; Art. 134 Abs. 1 EPÜDas Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte über die Befugnis eines Rechtsanwalts zu entscheiden, die Bezeichnungen „European Patent [& Trademark] Attorney“ oder „Attorney for European [Trademarks, Designs and] Patents“ auf seinem Briefkopf zu verwenden. Im Ergebnis wurde er hinsichtlich beider Varianten zur Unterlassung verurteilt. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass sich „European Patent Attorney“ nur derjenige nennen dürfe, der in die Liste der zugelassenen Vertreteter vor dem Europäischen Patentamt eingetragen ist. Dies war beim Beklagten nicht der Fall. Doch auch die alternativ genutzte Bezeichnung „Attorney for European Patents“ sah das Gericht als irreführend an. Nach Auffassung des Gerichts könne auch durch die zweitgenannte Bezeichnung der unzutreffende Anschein erweckt werden, dass der Beklagte gegenüber sonstigen Rechtsanwälten über besondere, letzteren nicht zukommende Befugnisse oder Qualifikationen verfügt. So hatte der beklagte Rechtsanwalt doppelt Pech und musste sich für zukünftige Briefbögen andere Wege überlegen, um seinen Mandanten seine Spezialgebiete mitzuteilen.