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BPatG: Zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene Marken entfalten keine rechtlich bindende Wirkung für identische spätere Markeneintragungen dar / Berichtet von Dr. Damm und Partner

veröffentlicht am 1. Januar 2011

Rechtsanwalt Dr. Ole DammBPatG, Beschluss vom 09.12.2010, Az. 25 W (pat) 537/10
§
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Das BPatG hat entschieden, dass die Wortfolge „Mit Liebe gemacht“ nicht für Lebensmittel eingetragen werden kann, da es sich um eine freihaltungsbedürftige lediglich beschreibende Wortfolge zur Beschaffenheit der Ware handele. An die frühere Entscheidung (eines anderen Senats des BPatG), wonach die Wortfolge „Mit Liebe gemacht“ für Babywäsche einzutragen sei, sei das Gericht nicht gebunden. Hierzu führte es aus (Zitat):

„Soweit der 27. Senat des Bundespatentgerichts in der Entscheidung des 27 W (pat) 21/05 vom 07.06.2005 die identische Wortfolge „Mit Liebe gemacht“ (30352333) für schutzfähig erachtet hat, ist dieser Fall mit der vorliegenden Anmeldung bereits deshalb nicht vergleichbar, weil die Wortfolge dort Schutz für andere Waren, u.a. für „Babywäsche“ und andere Textilien, beansprucht hat. Im Übrigen hat das OLG Hamburg einen auf diese Marke gestützten Unterlassungsanspruch in einem Urteil vom 07.04.2008 (3 W (pat) 30/08 – Baby-Body-Slogan) im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Verkehr in der auf Babykleidung aufgedruckte Wortfolgen „Mit Liebe gemacht“ keinen Herkunftshinweis erkenne und es daher an einer markenmäßigen Benutzung der eingetragenen Wortfolge fehle.

Unabhängig davon ist in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass identische bzw. mehr oder weniger vergleichbare Voreintragungen zwar zu berücksichtigen sind, jedoch keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten vermögen. Dies hat der EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen nochmals ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 -Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 -BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 -Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 -Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18) – Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 -Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate des BPatG, u.a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Voreintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 -Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 -VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 -Linuxwerkstatt). Die Entscheidung zur Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.“