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Dr. Ole Damm
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OLG Karlsruhe: Der Lizenzvertrag über einen nichtigen Lizenzgegenstand bleibt einstweilen wirksam

veröffentlicht am 11. November 2008

Rechtsanwältin Katrin ReinhardtOLG Karlsruhe, Urteil vom 23.07.2008, Az. 6 U 109/07
§§
9 Abs. 1 S. 1, 15 Abs. 2 PatG, § 306 BGB a.F.

Das OLG Karlsruhe hat entschieden, dass ein nichtiger Lizenzvertrag gleichwohl zu Lizenzzahlungen verpflichtet, wenn der Lizenzgegenstand selbst (hier: Patent) nicht für nichtig erklärt worden sei und von Mitbewerbern nicht in Frage gestellt werde, so dass dem Lizenznehmer durch die Lizenz eine vorteilhafte Stellung erwachse.  Das gelte auch dann, wenn der Lizenznehmer tatsächlich keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, also das Schutzrecht nicht benötige, um seine Marktposition zu verteidigen. So lange das Patent in Geltung stehe und von den Nichtberechtigten geachtet werde, sei dem Lizenznehmer die durch das Patent abgesicherte Vorzugsstellung sicher; der Lizenzgeber erfülle damit seine vertragliche Verpflichtung und könne folglich auch das Entgelt beanspruchen. Im vorliegenden Fall, war das einem Lizenzvertrag zu Grunde liegende Patent mangels Ausführbarkeit der angemeldeten technischen Lehre zu Unrecht erteilt worden.

Oberlandesgericht Karlsruhe

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe am 23.07.2008 auf die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 08.05.2007 durch … für Recht erkannt:

1.
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 08.05.2007 (Az. 2 O 40/06) wird zurückgewiesen.

2.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

3.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung kann gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

4.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen der …-GmbH (nachstehend: Gemeinschuldnerin). Er nimmt die Beklagten auf Rückzahlung von Lizenzgebühren und auf Schadensersatz in Anspruch.

Der Beklagte zu 2 beschäftigte sich in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Frage, wie das Bass-Empfinden beim Musikhören mit Kopfhörern verbessert werden könne. Dabei entwickelte er eine Vorrichtung mit zwei Kopfhörern und einem kleinen Lautsprecher, der im Brustbereich befestigt wurde. Nach Aussagen von Testpersonen erlaubte die Vorrichtung eine stärkere Wahrnehmung tiefer Frequenzen der abgespielten Musik. Zur Vermarktung dieser Technik gründete der Beklagte zu 2 mit den Beklagten zu 3 und 4 die Beklagte zu 1, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Diese meldete eine Reihe von Schutzrechten an. Die Anmeldung der Schutzrechte wurde vom Streithelfer der Beklagten betreut.

Die Beklagte zu 1 und die Gemeinschuldnerin haben am 17.08.1998 einen Lizenzvertrag über die Herstellung und den Vertrieb von Schallübertragungsvorrichtungen nach den genannten Schutzrechten für im einzelnen benannte Vertragsstaaten geschlossen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Übertragung von Schall mittels wenigstens eines Schallübertragungsmittels, welches für eine Person wahrnehmbare Schallsignale abgibt, dadurch gekennzeichnet, dass man zur Übertragung insbesondere niederfrequenter Schallsignale das wenigstens eine Schallübertragungsmittel derart am Körper der Person anordnet, dass sich ein direkter Schallübertragungsweg vom Schallübertragungsmittel über die Eustachi-Röhre zu den Gehörknöchelchen der Person ergibt. Die patentgemäße Vorrichtung, deren Vermarktung unter der Marke „Bodybass“ geplant war, sollte ein am Körper tragbares Gerät sein, mit dem tiefe Frequenzen unterhalb etwa 700 Hz direkt über die Lunge und die eustachische Röhre dem Mittelohr zugeführt werden, um auf diese Weise ein intensives Bassempfinden hervorzurufen.

Die Gemeinschuldnerin hat in den Jahren 1998 und 1999 vereinbarungsgemäß die bedungene Mindestlizenz in Höhe von 89.473,08 EUR und 178.952,15 EUR bezahlt.

Mit Anwaltsschreiben vom 02.03.2001 hat die Gemeinschuldnerin den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund gekündigt. Mit Schreiben vom 27.06. 2006 und nochmals mit Anwaltsschriftsatz vom 14.02.2007 hat der Kläger den Lizenzvertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten. Die Beklagten haben im Jahre 2001 gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt auf die Vertragsschutzrechte verzichtet.

Der Kläger macht geltend, die angebliche Erfindung des Beklagten zu 2 sei nicht schutzfähig. Das Verfahren, Schallvibrationen auf den menschlichen Körper zu übertragen, indem ein elektroakustischer Wandler zur Übertragung tiefer Frequenzen auf den menschlichen Körper an einer außerhalb des Gehörs befindlichen Stelle angebracht wird, sei bereits durch das im Jahre 1979 von Dr. P. angemeldete Grundlagenpatent vorweggenommen. Um nichts anderes handele es sich bei der angeblichen Erfindung des Beklagten zu 2.

Der wahrnehmbare Effekt des „Bodybass“ beruhe allein auf im Bereich des Solarplexus wahrnehmbarer Vibrationen. Eine Schallübertragung durch die Eustachi-Röhre sei medizinisch-physikalisch ausgeschlossen. Darüberhinaus sei zur Zeit der Anmeldung der Vertragsschutzrechte ein Gerät auf dem Markt gewesen, welches nach dem von Dr. P. angemeldeten Verfahren funktioniert habe. Der Beklagte zu 2 habe ein solches Gerät schon im Jahre 1995 erworben und sich sodann entschlossen, auf diesem technischen Gebiet ein Patent zu erschleichen. Die Beklagten hätten hierzu den Schallübertragungsweg über die Eustachi-Röhre frei erfunden oder ins Blaue hinein behauptet. Das patentierte Verfahren sei aus medizinisch-physiologischer Sicht nicht ausführbar; eine Schallübertragung durch die Eustachi-Röhre sei nicht möglich. Das Verfahren gehe auch nicht auf Forschungen oder Experimente des Beklagten zu 2 zurück. Diesem fehle es an Fachwissen auf dem Gebiet der Lautsprechertechnik.

Mit der Klage fordert der Kläger Rückzahlung der geleisteten Lizenzzahlungen sowie Erstattung weiterer Kosten.

Der Kläger hat beantragt, die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger 477.588,03 EUR nebst 8% Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 01.01.2005 zu zahlen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie tragen vor, die Erfindung des „Bodybass“ sei in einer jahrelangen Hobbyforschung des Beklagten zu 2 entstanden. Durch Versuche habe dieser herausgefunden, dass das gewünschte Bassempfinden besonders intensiv gewesen sei, wenn der Lautsprecher im Bereich des Brustkorbs angeordnet war. Hierzu habe der Beklagte zu 2 nach einer wissenschaftlichen Erklärung gesucht und sei zu dem Ergebnis gekommen, es würden gemäß dem später patentierten Verfahren Schallwellen übertragen. Die Beklagten seien patentrechtliche Laien.

Die Beklagten bestreiten, bei Vertragsschluss von einer etwaigen Unmöglichkeit der Tonübertragung durch die Eustachi-Röhre oder sonstigen Schutzhindernissen Kenntnis gehabt zu haben. Erst im Februar 2001 hätten die Beklagten von der Patentanmeldung Dr. P. Kenntnis erhalten;

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers, mit der dieser den erstinstanzlichen Zahlungsantrag gegen die Beklagten zu 2, 3 und 4 weiterverfolgt, nicht aber gegen die Beklagte zu 1. Er trägt vor, das lizenzierte Patent hätte nicht erteilt werden dürfen, weil eine Schallübertragung über die Eustachi-Röhre ausgeschlossen sei. Damit sei das Patent nicht nur nicht ausführbar; es sei auch deshalb nichtig, weil der vermeintliche Schall-Übertragungsweg als solcher nicht patentiert werden konnte.

Die Beklagten hätten arglistig gehandelt. Sie hätten bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgetragen, auf welchen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten die angebliche Erfindung beruhe.

Die Beklagten und der Streithelfer der Beklagten beantragen die Zurückweisung der Berufung.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen.

1.
Mit zutreffenden Erwägungen, auf die in vollem Umfang Bezug genommen wird, hat das Landgericht Ansprüche auf Rückzahlung geleisteter Lizenzzahlungen aus Rechtsgründen für unbegründet gehalten. Der zwischen den Parteien geschlossene Lizenzvertrag ist auch dann nicht nichtig gemäß § 306 BGB a.F. (der auf die vor dem 01.01.2002 abgeschlossenen Sachverhalte weiter anzuwenden ist, Art. 229 § 5 S. 1 EGBGB), wenn die von den Vertragsschutzrechten vorausgesetzte direkte Schallübertragung über die Eustachi-Röhre zu den Gehörknöchelchen physikalisch ausgeschlossen ist.

Bei dem sowohl im Verfahrens- wie auch im Vorrichtungsanspruch des erteilten Vertragspatents DE 196 09 554 enthaltenen Merkmal, wonach das wenigstens eine Schallübertragungsmittel derart am Körper der Person angeordnet wird/ist, dass sich ein direkter Schallübertragungsweg vom Schallübertragungsmittel über die Eustachi-Röhre zu den Gehörknöchelchen der Person ergibt, handelt es sich, obwohl es als Wirkungsangabe formuliert ist, um das zentrale, die Patentierbarkeit begründende Merkmal. Das Merkmal lehrt, dass die Position des Schallübertragungsmittels die Übertragung von Schall über die Eustachi-Röhre zu den Gehörknöchelchen ermöglichen soll. Nach den vorgelegten Unterlagen und nach allgemein zugänglichen Informationen spricht vieles dafür, dass diese Schallübertragung – unabhängig von der Position des Schallübertragungsmittels – nicht möglich ist, weil die Eustachi-Röhre nur dem Druckausgleich zwischen Mittelohr und Nasen-Rachen-Raum dient; sie ist deshalb ganz überwiegend geschlossen und lässt nur bei erheblichen Druckdifferenzen einen Druckausgleich zu. Das Gewebe der Eustachi-Röhre dürfte wegen seiner weichen Konsistenz und seiner deshalb stark dämpfenden Charakteristik für eine Schallübertragung wohl nicht geeignet sein. Einer abschließenden Feststellung bedarf diese Frage indessen nicht. Ebenso wie das Landgericht unterstellt der Senat zugunsten des Klägers, dass die direkte Schallübertragung über die Eustachi-Röhre zu den Gehörknöchelchen nicht möglich ist. Dies führt aber nicht zur Nichtigkeit des Lizenzvertrags.

Nach § 15 Abs. 2 PatG können die Rechte nach § 15 Abs. 1, also das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein. Das hier in erster Linie maßgebliche Recht aus dem Patent ist die Befugnis zur alleinigen Benutzung der patentierten Erfindung, § 9 Abs. 1 S. 1 PatG; diese dem Rechtsinhaber durch die Erteilung des Patents eingeräumte Monopolstellung wird dem Lizenznehmer zur (ausschließlichen oder nicht ausschließlichen) Nutzung überlassen.

Dies hat nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. z.B. BGH GRUR 1977, 107, 109 – Werbespiegel ; BGH GRUR 1978, 308 – Speisekartenwerbung ; BGHZ 86, 330 – Brückenlegepanzer ; BGHZ 115, 69 = GRUR 1993, 40 – keltisches Horoskop ) zur Folge, dass der Lizenznehmer zur Lizenzzahlung verpflichtet bleibt, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt ist und solange das Patent von den Mitbewerbern respektiert wird, so dass dem Lizenznehmer durch die Lizenz eine vorteilhafte Stellung erwächst. Das gilt auch dann, wenn der Lizenznehmer tatsächlich keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, also das Schutzrecht nicht benötigt, um seine Marktposition zu verteidigen. So lange das Patent in Geltung steht und von den Nichtberechtigten geachtet wird, ist dem Lizenznehmer die durch das Patent abgesicherte Vorzugsstellung sicher; der Lizenzgeber erfüllt damit seine vertragliche Verpflichtung und kann folglich auch das Entgelt beanspruchen (BGH a.a.O. – Brückenlegepanzer ). Im Falle der Lizenzierung ungeprüfter Schutzrechte hat der Bundesgerichtshof sogar den Grundsatz als naheliegend bezeichnet, dass der Umstand, dass sich die materiellen Schutzvoraussetzungen bei späterer Prüfung als nicht vorliegend erweisen, jedenfalls dann nicht zur Unmöglichkeit nach § 306 BGB a.F., sondern nur zur Kündbarkeit ex nunc führen, wenn der Lizenznehmer trotz der sog. Leerübertragung eine wirtschaftliche Vorzugsstellung erlangt hat (BGH GRUR 1993, 40, 42 – keltisches Horoskop ).

Eine Nichtigkeit des Lizenzvertrages nach § 306 BGB a.F. wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit hat der Bundesgerichtshof allenfalls in solchen Fällen für denkbar gehalten, in denen das lizenzierte Recht bei Vertragsschluss überhaupt nicht existierte oder „seiner Art nach“ nicht hätte entstehen können (vgl. BGH a.a.O. – keltisches Horoskop m.w.N.). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Auf die Anmeldung des Beklagten zu 2 ist das deutsche Patent DE … 554 erteilt worden. Dass die Schallübertragung über die Eustachi-Röhre, die zum Gegenstand sowohl des Verfahrens- als auch des Vorrichtungsanspruchs geworden ist, nicht möglich ist, mag dazu führen, dass das Patent mangels Ausführbarkeit der technischen Lehre zu Unrecht erteilt ist; dies rechtfertigt aber keine Abweichung von der sonstigen Behandlung von Mängeln der lizenzierten Schutzrechte. Auch in der vorliegenden Konstellation hat die Gemeinschuldnerin durch die ausschließliche Lizenz an dem erteilten Patent eine Vorzugsstellung erlangt, die erst durch die Kündigung des Lizenzvertrages weggefallen ist. Ebenso wie ein Patent, das etwa wegen neuheitsschädlichen Standes der Technik vernichtbar ist, hat auch das vorliegende Patent der Lizenznehmerin eine faktische Monopolstellung jedenfalls so lange verschafft, wie sich nicht im Markt die Erkenntnis, dass die anspruchsgemäße Wirkungsangabe bei keiner Position des Schallübertragungsmittels erreichbar und die technische Lehre deshalb nicht ausführbar ist, durchsetzte und das Patent deshalb auf dem Markt ignoriert wurde.

Anhaltspunkte dafür, dass das Patent auf dem Markt nicht respektiert worden wäre, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Dabei ist im Streitfall von Bedeutung, dass die Vorrichtungen, die durch das lizenzierte Schutzrecht geschützt werden sollten, also das Gerät „Bodybass“ und seine Vorläufer, das übergeordnete Ziel des lizenzierten Patents, nämlich ein intensiveres Bassempfinden zu ermöglichen, unstreitig durchaus erreichten, wenn auch nicht aus dem Grund, der in Gestalt der genannten Wirkungsangabe Eingang in die Patentansprüche gefunden hat. Es ließen sich also funktionierende und gegenüber herkömmlicher Kopfhörer-Übertragung verbesserte Vorrichtungen herstellen, und deshalb hatten die Marktteilnehmer keinen unmittelbaren Anlass, den vom Patent angenommenen Zusammenhang (Schallübertragung über die Eustachi-Röhre) zu hinterfragen. Dafür, dass der Zusammenhang nicht in einer die faktische Monopolstellung beeinträchtigenden Weise hinterfragt wurde, sprechen ferner der Gang des Erteilungsverfahrens im In- und Ausland, die Auszeichnung des Erfinders, die Förderung der Erfindungsvermarktung durch die Firma Y. sowie der Umstand, dass die Gemeinschuldnerin das Konzept jahrelang unter erheblichen Investitionen weiterverfolgte. So lange der Zusammenhang aber nicht hinterfragt wurde, kam dem Patent auf dem Markt die gleiche Wirkung zu wie einem wegen neuheitsschädlichen Standes der Technik zu Unrecht erteilten Patent.

Zutreffend ist, dass das lizenzierte Patent, wenn es ohne die Wirkungsangabe erteilt worden wäre, gegenüber der zum Stand der Technik gehörenden Anmeldung des Erfinders P. nicht neu gewesen wäre. Die Verstärkung des Bassempfindens dadurch, dass die tiefen Frequenzen auf den Körper des Benutzers übertragen werden, ist dort bereits beschrieben. Dies würde aber nach dem Gesagten ebenfalls nicht zur Nichtigkeit des Lizenzvertrages führen; insoweit läge vielmehr der typische Fall eines Mangels des lizenzierten Rechts vor, der per se keine Unmöglichkeit der Erfüllung der Pflicht des Lizenzgebers bedeutet.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Lizenzvertrag trotz der (hier unterstellten) Unmöglichkeit der Ausführung der technischen Lehre des lizenzierten Schutzrechts nicht nach § 306 BGB a.F. nichtig ist. Ob anders zu urteilen wäre, wenn wegen des Mangels der Ausführbarkeit überhaupt keine sinnvoll funktionierende Vorrichtung hätte hergestellt werden können, so dass eine von der Lizenz ausgehende Vorzugsstellung fraglich wäre, bedarf hier keiner Entscheidung.

2.
Das Landgericht hat ohne Rechtsfehler festgestellt, dass die Parteien die Gewährleistung für die Ausführbarkeit und technische Brauchbarkeit der Erfindung in § 14 Abs. 3 des Lizenzvertrages abbedungen haben. Ein solcher Gewährleistungsausschluss ist üblich und wirksam. In Betracht kommen daher nur Ansprüche wegen arglistigen Verhaltens der Beklagten bei Abschluss des Lizenzvertrages. Dass der Kläger aber bei Vertragsschluss wesentliche, ihm bekannte Umstände verschwiegen oder über solche Umstände getäuscht hätte, ist nicht mit der erforderlichen Substanz dargetan. (wird ausgeführt)